100年2月號 道 法 法 訊 (226)

DEEP & FAR

分割案申請時，應察知重複專利

 (Double Patenting) (五)

By Ji-Eun KIM, John J. KIM

林宗儒 專利工程師

‧      台灣大學 物理學博士

除了對初次駁回所做的修正，對其餘回應審查意見書所提出的修正，均被限制在以下三種狀況下：(i) 限縮權利要求項時；(ii) 修正筆誤時；或 (iii) 闡明語意不清的描述時。因而，若重複專利的議題在對第一次審查意見作回應時沒有適時被提出，在之後的申請階段中，要提出此議題實際上可能變為更加困難。

或者，申請人可以撤回或放棄此專利申請案，以解決重複專利的議題。對此，在舊版的南韓專利法中，放棄一個正在申請中的專利案並不能解決重複專利的議題，因為放棄申請只對後續的申請程序有效。因此，申請人被要求採取積極的行動，亦即，撤回申請案。然而，根據新修正的南韓專利法(有效日期為自2006年3月3日起)，為了決定重複專利的目的，已被放棄的申請案現在被視為從未申請。

(2) 更正已註冊之專利

若其中一個或兩個完全相同或實質上相同的發明專利申請被註冊為專利時，更正重複專利的方式會有所限制並且可能會導致兩個專利皆無效的結果。 其實，即使兩個專利申請皆已註冊為專利時，那麼透過無效訴訟的方式，此兩個專利可能也會被判無效(無效訴訟係為一種向南韓專利局KIPO之智慧財產權審查會”IPT”提出的行政訴訟 )。

在一個無效訴訟之中，最高法院曾遇到在同一個日期被相同申請人所申請的兩個實質上相同的發明的實用新型註冊。