100年01月號 道 法 法 訊 (225)

DEEP & FAR

“機器或轉換”測試

必須被適用於方法請求項

周威廷 專利工程師

‧台灣大學農業工程學系

‧成功大學醫學工程所碩士

關於Bilski 4757110案(Fed. Cir. 2008)

聯邦巡迴於2008年在Bilski的有關案中澄清：專利局與法院在決定所主張的方法是否構成35 U.S.C§101下的專利適格方法的時候，“機器或轉換”測試必須被適用。在Bilski的有關案中，專利局已經駁回專利申請人關於大宗商品領域中期貨避險方法的請求項，理由是：該申請專利範圍因為不是如§101所要求的“新且有效的方法”，所以並非專利適格。

聯邦巡迴認同而陳述：所主張的方法若通過“機器或轉換”測試(其要求該方法須：(1)是綁定於一特定機器或設備，或(2)將一特定物品轉換成一不同狀態或東西)，則是專利適格而為“新且有效的方法”。法院也陳述：申請人必須釋明“特定機器的用途或物品的轉換必須對主張的範圍施加有意義的限制，以賦予專利適格性”。法院表示，此測試是“只有可應用的測試”，而且必須在評估方法請求項的專利適格性的時候被適用。

因為不符合書面陳述要件而無效的生技專利

卡內基美隆大學v.霍夫曼ž羅氏企業  541F.3d 115 (Fed.Cir.2008)

聯邦巡迴維持：重組DNA聚合酶的請求項因為不符合§112書面陳述要件而無效之簡易判決。卡內基美隆因為有三件關於新重組質體專利的宣稱侵權而對霍夫曼ž羅氏企業提出訴訟。專利的請求項廣泛地涵蓋從任何“菌源”分離的活性。然而，書面陳述揭露僅一種菌種。

卡內基美隆法院將“專利權人僅能合法主張該人所發明與陳述，且若該人主張更多，則其專利無效”的法律原則。藉著其早先在加州大學v.Eli Lilly的判決，聯邦巡迴陳述：為了“滿足所主張物種的書面陳述要件，說明書必須以一般技術者會了解正被請求的物種已經被發明，而非僅是該物種的一種類的方式來描述所主張的發明”。