99年12月號 道 法 法 訊 (224)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (20)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

V.                 淡化之第三印記：實質近似

C. 認定實質相似之相關要素

3.          被告商標描述性意涵

可能影響被告商標傳遞商業印象 (及其相近似於原告商標之程度) 之另一因素，係被告商標是否有任何被告產品或服務之描述性意涵 (註一)。如第二巡迴法院於一涉及Pepperidge Farm著名金魚形餅乾案中闡釋：

新使用及商業新區域間形容詞關聯越強，新使用淡化老商標效力之可能性越小。魚形象及魚商業間之邏輯連結，不論其是否亦為商標使用，將引導消費者瞭解魚標誌係新商業之描述。消費者不太可能獲得新商標及金魚餅乾間之淡化連結 (註二)。

VI.              形成一基於淡化印記之分析架構

A. 現存檢驗之問題：本文已確認真正商標淡化之印記，因此幾乎建立分析淡化要求所形成一架構之整個基礎。鋪設該基礎之最後步驟乃審查法院對淡化分析之現存途徑。法院經年努力於淡化法之意義中判斷被告之使用是否淡化原告之商標，而業已藉由該法形成混淆的、複雜的及常矛盾衝突的標準。

  1. 「Sweet要素」

                  發展淡化分析架構中第一及最具影響企圖之一係法官Sweet於Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.之協同意見書。在該案，使用於電腦化合法研究服務之LEXIS商標所有人Mead挑戰Toyota採用LEXUS商標於其高級房車新產品。第二巡迴法院認定Toyota之使用並未違反紐約州淡化法而撤銷有利於Mead之臨時禁止令 (註三)。地方法院法官Sweet擔任受命法官，寫協同意見書清楚明確地表達其「淡化認定必要要素之見解」。

註一：參Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.「認定具牛頭圖樣之申請人商標『ToroMR』，因有證據證明使用於『申請人產品』之際，申請人之該商標可能為形狀暗示，而不同於異議人商標之意思或暗示意涵，而「可能有不同、另外之意義。」

註二：此狀況亦得被考量為獨特性問題。一般而言，儘管金魚形商標可能相當獨特，其極可能於魚相關的商業背景下不是非常獨特。

註三：紐約州法 (紐約州普通商業法第386-d條)相當接近地依循1964MSTB條文。