99年12月號 道 法 法 訊 (224)

DEEP & FAR

基因專利及幹細胞相關發明（之一）

賴以斌 專利工程師

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

基因專利申請人正在考慮明顯放寬鬆的「相同發明」要件以取得優先權之意涵；而可專利性則考驗著這些涉及幹細胞的研究。

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本篇文章的兩部份探討歐洲關於基因專利及幹細胞相關發明的熱門議題上。

基因專利

一件關於基因專利的新近發展關注於可感覺到的放寬「相同發明」要件以取得利用DNA或胺基酸序列的方法項歐洲專利申請案的優先權。

為了享受少於12個月專利申請案的優先權優惠，歐洲專利申請案必須主張如同較早申請案所揭露的相同發明。在2001年，歐洲專利局(EPO)擴大上訴委員會的G2/98判決認為主張「相同發明」的優先權之要件是指：只有在本領域的技術人員使用通常的一般知識，可直接且無歧異地從先前申請案整體衍生出請求項之標的的情況下，先前申請的申請案的優先權方可被認可。G2/98判決因此拒絕較寬鬆的解釋，藉該解釋，沒有在優先權申請所揭露的非必要特徵的出現將不必然地影響優先權。

至於與蛋白質及DNA序列相關的可申請專利範圍，「相同發明」要件的嚴格適用可能意指歐洲申請案的序列與較早優先權申請的相對應序列之間的單一胺基酸及/或核酸差異，將導致喪失優先權。

考量以下罕見的假設情境。一發明人以尚未完全正確的DNA序列為基礎，而倉促提出其新穎基因的專利申請案。在提出專利申請案不久後，發明人在科學期刊上發表該基因序列。在優先權一年的過程中，發明人發現該基因序列含有幾個錯誤。之後，具有正確序列的一歐洲專利申請案經提出，且主張包含不正確序列的較早申請的優先權。由於歐洲申請案提出是在科學文章的發表之後，為了確保科學文章不會影響新穎性及/或進步性要件，優先權是必要的。因此，決定性的問題是，是否歐洲申請案可享有優先權，而不論序列上的差異；具不正確序列之優先權主張申請案是否有相同於具正確序列歐洲申請案的發明？

（待續）