99年11月號 道 法 法 訊 (223)

DEEP & FAR

專利律師未必是

侵害或有效性上的專家證人

吳佩玲 專利工程師

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

在新近的Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.案例中，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)認定在專利法及程序方面有豐富經驗的專利律師，如不參考其技術背景，並不必然有資格以在侵害或有效性爭議上的專家證人的身份作證。

例如用於牽引車、游泳池、玄關以及天井的可收縮分段覆蓋系統專利(美國第5,026,109號專利)的所有者Sundance, Inc.對DeMonte Facricating Ltd.提出侵害訴訟。在審訊中，陪審團判定經授權的請求項受侵害，但依35 U.S.C. §103的顯而易見而無效。向CAFC提出上訴的重要議題為地方法院在採納DeMonte的專利律師就侵害或有效性事項證詞上是否濫用了其裁量自由。

CAFC引用了聯邦證據法第702條的規定：

如果科學、技術或其他的專門知識將有助於事實審訊員了解證據或判定系爭事實，若(1)證詞是基於充分的事實或資料、(2)證詞是可信賴原則或是方法的結果、以及(3)證人已經將原則以及方法可靠地適用在事實，則通過知識、技術、經驗、訓練或是教育而有資格成為專家證人者，可以意見或者其他形式作證之。

法院聲明了 “當然，沒有爲專利案件專家而型塑的特定準則的基礎；因此，第702條不但適用於 “科學證詞，也適用於所有專家證詞” (引用美國最高法院案例Kumho Tiro v. Carmichael)。