99年11月號 道 法 法 訊 (223)

DEEP & FAR

最高法院復審BILSKI/CAFC判決

Bilski係為挑戰可專利標的物範圍的重要判決。

尤其，Bilski係關於軟體專利。

但何為同意復審的最高法院所意謂？

By: Thomas McKiernan 

林 忠 專利工程師

‧      清華大學工程與系統科學系

美國最高法院(U.S. Supreme Court)同意在In re Bilski, 545 F.3d 954(Fed. Cir. 2008)(en banc)案件中的移卷命令(certiorari)。Bilski係為挑戰可專利標的物(patentable subject matter)範圍的重要案件。尤其，Bilski係關於軟體專利。但何為同意移卷命令(granting certiorari)所意謂？

簡言之，移卷命令意謂著最高法院已同意復審下級法院的判決，在本案中係為美國聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC或Federal Circuit)。

同意移卷命令不必然意謂著最高法院不同意下級法院的判決及嘗試推翻該裁判。確切地說，同意移卷命令僅意謂著至少四個最高法院的法官相信在聲請書中所述的情況應該被最高法院來復審。

關於Bilski，最高法院可能已同意移卷命令來解決問題，問題來自專利訴願及競權委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI)對鑑於Bilski，方法之申請專利範圍(process claims)可專利性測試已適用變革。Bilski藉由以所謂的機械或轉換測試(machine-or-transformation test)取代在State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)中，由美國聯邦巡迴上訴法院所建立的“有用、具體及有形結果”測試(“useful, concrete, and tangible result” test)，來重新定義步驟/方法申請專利範圍(process/method claims)之可專利標的物的規範測試(governing test)。

在Bilski的案件中，美國聯邦巡迴上訴法院認定，為了使步驟申請專利範圍成為可專利的標的物，申請專利範圍必需滿足機械或轉換測試。申請人可以展現1) 申請專利範圍係與一特別的機械或裝置連動，或2)申請專利範圍將一個特定的物品轉換成不同的狀態或東西。無意義的額外解決行為(insignificant extra-solution activity)將不會把一個不可專利的原理(principle)轉換成可專利的步驟(process)[Billski, 545 F.3d at 961]。同樣地，僅在一個無意義的步驟中記載一特定機械或一特定物品的特別轉換，例如：資料收集或輸出，係不足夠去通過此測試[Billski, 545 F.3d at 963]。

Bilski大概將於2009年10月在最高法院前被議論。最終判決已於今年揭曉。我們會報導Bilski案的發展。