99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

對於專利訴願所公告的新實施細則

周威廷 專利工程師

‧台灣大學農業工程學系

‧成功大學醫學工程所碩士

雖然在一些方面，簡化將會更單純，但是最終實施細則包括  可能增加撰寫訴願與申復理由複雜性的新程序與實體要件。

在最終實施細則下，訴願理由限制為30頁，且申復理由為20頁(不包括附錄與某些必要部分)。之前不存在這樣的頁限。

最終實施細則略去了“發明概要”的部分。USPTO已經在之前要求對於“發明概要”部分中每一獨立申請專利範圍項的分別解釋，但是未曾一直同樣地適用該要件。對“發明概要”取而代之的是，新實施細則要求包含如下的附錄：(i)請求項與圖式的分析；以及(ii)功能性手段或步驟分析。請求項與圖式的分析必須列出每一獨立項的限制以及每一分別主張的附屬項，並確認對於每一限制在說明書中的支持。

最終實施細則還規定事實陳述與爭論部分。在“事實陳述”中，訴願中相關於駁回的重要事實必須“以客觀與非爭論的方式”提出。“爭論”部分必須針對審查員之駁回的每一理由解釋審查員如何錯誤。這部分必須確認與審查員意見不同的每一要點；未這樣確認的要點視為放棄。訴願人亦必須確認在審查期間每一個爭論最初是在什麼時候發生，並揭示每一個正在主張的新爭論。

在最終實施細則之下，審查員的回答不能包括駁回的新理由。