99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (18)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

V.                 淡化之第三印記：實質近似

B. 實質相似之重要（及為何僅內心聯想係不足夠的）

     此解釋為何當事人商標間僅內心聯想並不足以成立淡化。雖許多商標可能使消費者憶起老使用者商標（特別是著名商標），其並不必然意味該等商標均消減老商標之獨特性 (註一)。如最高法院於Moseley中，提出第四巡迴法院於較早案例中認定猶他州之標語「THE GREATEST SNOW ON EARTH」無淡化Ringling Bros.之著名商標「THE GREATEST SNOW ON EARTH」(註二) ，巧妙地論述：

至少系爭商標係非相同的，僅消費者內心地將較晚使用者商標與著名商標聯想之事實，並不足以成立可控告之淡化。因該案例事實顯示，依FTDA淡化法定要件，此內心聯想將不必然減少著名商標表彰其所有人商品之能力。縱使猶他州駕駛者於看到標示有「greatest snow on earth」之汽車牌照可能想起該趣事，其絕不會進而將該「the greatest snow on earth」與滑雪或雪上運動相聯想，或較不強烈地或排他地聯想該趣事。「模糊」非內心聯想之必要結果。

數法院已承認實質上近似之重要 (註三)。在較極端例子中，第二巡迴法院於Mead Data Central案中認定「LEXUS」商標與「LEXIS」之相似，不足以依紐約法提起淡化主張。同樣地，於Toro案中，TTAB認定TORO與經設計之ToroMR二商標之相近似，不足以適用FTDA，並指出「為淡化之目的，一方不僅須證明令人混淆之相近似性；其須釋明商標相同或『非常或實質上地相近似』」。

註一：如於香水為「Cheveremont」之「普通適度地相近似較晚商標」使用，或許無淡化「Chevrolet」商標。

註二：Moseley「提出Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev」。

註三： 參Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.「為求淡化主張成功，『該被控淡化者使用之商標須相同（或幾乎相同）於所保護之商標』」；AutoZone, Inc. v. Tandy Corp.「認定POWERZONE並未足夠相近似於AUTOZONE而構成淡化，及陳明『判決該爭議之每一聯邦法院已認定自 ‘幾乎相同’ 至 ‘非常相似’ 範圍之高度近似性，為淡化主張成功所必要』」；Luigino’s, Inc. v. Stouffer Corp.「淡化訴訟如藉由模糊為支持，『商標必須足夠相近似而使目標群之顯著部分認為二商標基本上相同』」；Mead Data Ctr., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.「近似性必須係真實的，淡化學說始得被適用」。