99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

於2010年4月1日生效之重要的

歐洲專利法（EPC）法條變動（之七）

賴以斌 專利工程師

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

對於以歐洲專利局做為國際檢索局的歐洲-PCT申請案而言，在新增的第161條下的通知將要求申請人對國際檢索局的書面意見所提出的任何核駁，或者若提出Demand且歐洲專利局也做為國際專利審查局的「關於可專利性的國際初步報告（IPRP）」，在一個月的期限內進行申復（雖然可獲得此期限的進一步處理）。若沒有提交申復，申請案被視為放棄。此新增的第161條應用於在2010年4月日前目前第161條尚未發佈通知的所有歐洲-PCT申請案。因此，新增的法條將適用已在國際階段的某些PCT申請案之歐洲地區階段。

未來，在國際階段期間，以歐洲專利局做為國際檢索局所發佈的任何核駁，在進入地區階段後，申請人必須立即準備提出完全的申復。因此，我們建議申請人現在開始回顧從以歐洲專利局做為國際檢索局所收到之任何書面意見，並在國際階段規劃申復策略，而不論是否在國際階段期間確實提交任何申復。若發佈Demand且歐洲專利局作為國際審查局，申請人也應該在國際階段期間回顧的IPRP中未解決的核駁，且規劃申復策略。然後，對書面意見或IPRP的申復的計畫案應同時在代理人收到進入國家階段的指示時一起傳送給代理人。對重要的案件而言，我們建議在申請案進入國家階段前，與代理人討論申復策略。

或者，某些申請人可能藉由選擇非歐洲專利局之國際檢索局（選擇由他們決定），而對由歐洲專利局所提出的核駁延後申復，以致歐洲專利局將必須在進入國家階段實施補充檢索。

細則第161條的修正案將對申請人以歐洲專利局作為ISA/IPEA具有重大影響。例如，選擇歐洲專利局作為ISA/IPEA的美國或日本申請人應察覺此巨大變化且及時地開始準備針對書面意見的申復。

（待續）