99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

在日本的專利審查高速公路（PPH）

尹懷哲 專利工程師

‧中原大學心理學學士

‧佛光大學政治研究學所碩士

根據日本特許廳（JPO），參加實驗計畫的公司主要是屬於資訊科技（IT）與機械產業，例如微軟（Microsoft）、通用電器（GE）、奇異醫療（GE Medical）、艾斯摩爾（ASML）、博士音響（BOSE）、佳能（Canon）、松下（Matsushita）、東芝（Toshiba）、精工愛普生（SEIKO EPSON）與電裝（DENSO）。

申請人表示在計畫中不只是對速度，也對再審品質感到滿意。

2.事務所的經驗

在PPH計畫迄今，某日本事務所為一間屬於IT業的公司處理了37件申請案並收到來自JPO的31件審定書。在審查階段的核准率為78％，包括訴願審查的核准率則為84％，相較於本領域的所有專利核准率低於40％算是顯著地高，審查的加速（2～3個月FA期間）也同樣地令人印象深刻。

關於拒絕理由的分析，日本審查官尋得只能在日本取得新的先前技術文件，而這些則未被美國審查員找到，並用於拒絕進步性。他們也傾向以不適當的說明書要件來發佈拒絕理由，特別是不清楚。因此，申請專利範圍傾向於變得比在美國的原始申請專利範圍更窄。雖然這些傾向並非僅出現在PPH。

經驗顯示在日本PPH的成功執行需考慮下列幾點。

（1）我們應該完善使用與審查官之電話與親身面談。根據PPH規定，審查官被強烈建議接受面談，或要求我們解釋發明的技術特徵，由於OFF已經找到相關申請專利範圍可核准/可專利，這有助於讓案件獲得專利。面談提供與審查官討論爭議的機會，浮現擬議的申請專利範圍修改，獲得潛在論點與證據的回饋，如此一來可減少昂貴的書面答辯準備，並減少第二與第三次拒絕理由的發出;換句話說，導致了簡潔的審查。面談也提供了澄清與處理審查官關心的重要機會，而不需要猜測如何才能說服審查官。這可以讓申請人排除不必要的爭論與修改而可能限制發明的申請專利範圍。