99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

於2009年3月18日所判決的Larson 

Manufacturing Co. of South Dakota, Inc. 

v. Aluminart Products, Ltd.

來自延續案的官方審定書被認定對於母

案可專利性是關鍵的(Office Actions 

from a Continuation Application found to 

be Material to Patentability of Parent)

By: Thomas McKiernan and Michael Badagliacca

林 忠 專利工程師

‧      清華大學工程與系統科學系

在美國專利申請案No. 6,618,998(‘998)的再審查過程中，Larson提交了資訊揭露書(Information Disclosure Statement，IDS)，該IDS引用待審中(pending)的延續案及前兩個關於該延續案之官方審定書。然而，Larson並沒有揭露第三次及第四次關於該延續案之官方審定書。

美國南達科塔區 (District of South Dakota)地方法院(U.S. District Court)認定該第三次及第四次的官方審定書對於可專利性是關鍵的。由於此不當行為(inequitable conduct)，該地方法院因而認為該’998專利係為不可實施之專利權。

美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)同意該地方法院之見解。美國聯邦巡迴法院認為，除了引證案(cited reference)外，審查員在官方審定書中的評論是重要的。美國聯邦巡迴法院依據Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358(Fed. Cir. 2003)，其認為審查實質相似的申請專利範圍的其他審查員之相反的判斷係是關鍵的。雖然該第三次官方審定書包括在較早之前的官方審定書中所引用的引證案(Johnson)，但該第三次官方審定書包括了基於Johnson的新核駁解釋。該第四次官方審定書包括了基於Johnson及Kemp的新核駁。因此，該第三次和第四次官方審定書並沒有累積到先前的官方審定書。

實務建議：當相關申請案的官方審定書被發佈時，請將該些官方審定書引用到IDS中。