99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

KSR後顯而易見性訴願理由書實務

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

    想要訴願的申請人可挑戰審查員造成而導致核駁的任何事實或法律上錯誤。當請求項或引證案被錯誤解釋時，申請人可釋明審查員造成了事實上的錯誤。雖KSR放寬對顯而易見性的定義，審查員仍然不能推斷引證案所教示的內容。BPAI依據內部證據(在請求項或引證案中)及外部證據(來自可信賴的外部資源)中的明確文字來決定請求項或引證案的範圍。對請求項或引證案的不應准許擴張可作為反駁核駁意見的基礎。然而，當執行在訴願時太狹窄解釋的專利時，申請人可能會有問題。申請人也可以釋明審查員因以不容許的後見之明結合引證案而有法律上錯誤。審查員不可結合非相似的領域、教示與所請求的發明相反的引證案、或是結合後不可操作的引證案。

    具通常知識者(PHOSITA)的定義在KSR後變得格外重要。具有較高技術的人員較有可能看見將先前技術合併的明顯理由，並認為所請求的發明相對於合併的引證案顯而易見。就其本身而言，訴願中的申請人應試著爭辯定義PHOSITA的較佳技術等級的因子。這些因子包括本領域中該發明以及其他活躍工作者的教育程度、該領域存在的問題與解決方案的型態、以及該領域中創新的快速程度與技術的複雜程度。

    當訴願時爭辯PHOSITA看不出結合先前技術的理由時，輔助性判斷因素(secondary consideration)也是非顯而易見性的重要指標。某些因素已在法院中接受，包括商業上的成功、長久存在但未解決的需求、在所請求的發明之前他人的懷疑或失敗、產業的表揚、或是他人對該發明的複製。

實務提醒：BPAI主張專利審查員必須持續辨別PHOSITA可能以所請求發明的方式結合先前技術的理由。雖造成不適當核駁的實際審查員錯誤乃訴願的理由，諸如PHOSITA的定義或輔助性非技術性判斷因素等其他判斷因素在KSR後變得越來越重要，因為此種爭辯可能造成一次成功的上訴。有關進一步的資訊，請與我們連絡。