99年10月號 道 法 法 訊 (222)

DEEP & FAR

證明善意-

遵循美國商標法確立善意使用意圖

藍含青 法務專員

‧     台北大學財經法律學系

Ⅲ、使用意圖爭議產生之程序脈絡

C.地位爭議

     在美國商標審判及上訴委員會所進行之撤銷程序，雙方程序中善意使用意圖之爭議發生在英美香菸公司v美國菲利浦莫利斯公司案之有趣案情中。在此案中，原告為先前提出之二件申請案之商標所有人，而該二申請案均曾因現在被請求撤銷註冊而被拒絕註冊。商標權人質疑原告以其欠缺善意使用申請案中商標之意圖為請求撤銷之理由，而提起訴訟之地位。委員會認為地位係考慮撤銷之實體理由前必須決定之先決問題，並且如原告不具系爭商標(亦即曾被駁回申請案中之標的)之善意使用意圖，則將不被認為具有提出撤銷請求的地位。

D.聯邦法院訴訟中之善意使用意圖爭議

      縱使善意使用意圖爭議不常發生於美國聯邦法院之商標侵權案件中，此爭議仍在凱撒世界公司v. Milanian案中佔有中央舞台。此案涉及原告拉斯維加斯知名賭場Caesars Palace之經營者與個人被告Milanian就指定使用於娛樂服務領域之COLOSSEUM商標於娛樂服務領域之權利爭執。於2001年4月10日，原告公開宣布將於Caesars Palace建造一座名為THE COLOSSEUM的新戲院，而在不到兩周後，Milanian提出一項意圖使用申請(intent-to-use application)，並申請註冊指定使用於”渡假飯店、賭場及主題樂園之為他人商業管理及產品銷售服務”之THE COLOSSEUM商標。多方考量後，審判庭認定Milanian之申請不具商標之善意使用意圖，故應溯及既往無效，對於原告絕對無法主張優先權權利。

  詳言之，審判庭發現並無任何證據證明Milanian於賭場或渡假飯店經營方面具備任何有意義之經驗，同時其已提出許多不同之意圖使用商標註冊申請，並均指定使用於其所預期賭場或渡假飯店將選擇之特定主題，而均係以轉讓商標予其他公司為目的。此外，審判庭認為某些意圖使用申請於說明服務內容之際刻意虛偽陳述為商業管理或諮詢服務，而Milanian正是在明知其永遠提不出將商標用於真實飯店或賭場的證據之情況下為此虛偽陳述。故法院稱Milanian之行為係 “商標非法買賣”，即以出售或授權他人為目的，預先保留其所知悉可能會被使用之名稱，此舉不過為預先保留一系列名稱之藉口。