99年02月號 道 法 法 訊 (214)

DEEP & FAR

侵犯製法限定產品請求項

須有所請製法的實施

吳佩玲 專利工程師

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

在1991年，Scripts Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc. 的聯邦巡迴上訴法庭(CAFC)認為 “製法限定產品請求項的正確解讀為它們並不受限於請求項中提出的製法所製造的產品”。然而，在1992年，Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 的CAFC則提出了對立的觀點並認定 “製法限定產品請求項中的製程條件在判斷侵權上是一種限制因素”。

在2009年5月，在Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc中，CAFC法官合議庭解決了與在侵權議題上有關製法限定產品請求項的適當範圍兩個對立系列案例之間的混淆。

在Abbott Laboratories案例中的議題是侵犯製法限定產品請求項是否須要所請製法的實施。在解決此議題中，法院偏向1992年Atlantic Thermoplastics Co.案例採取的立場，並認定 “製法限定產品請求項中的製程條件在判斷侵權上是一種限制因素” 以及 “製法限定產品請求項受限於製程並以製程進行定義”。在解釋法院導出此決議的邏輯中，法院陳述如下：

假定由製程條件定義的假設的化合物，發明人婉拒說明此化合物的任何結構或特徵，此化合物的發明人取得製法限定產品請求項： “化合物X，由製程Y獲得”。在未參考此化合物界定條件下實施此請求項將會意指利用製程Z製造化合物的被聲稱的侵權者仍然應負侵害責任。但是，法院如何確定被聲稱的侵權者的化合物真的與受專利保護化合物相同? 畢竟，專利權持有者僅僅告知公眾並完全以單一製程主張新的產品。