99年09月號 道 法 法 訊 (221)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (17)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

V.                 淡化之第三印記：實質近似

A. 淡化典型案例

     被告商標須達怎樣程度之近似始足淡化原告商標？淡化法於此問題實際上無指導性規定。針對此問題之解答，首要考量者為於司法審判及立法沿革常引用之淡化典型假設案例：「DUPONT」鞋子、「BUICK」阿斯匹靈、「KODAK」鋼琴、「SCHLITZ」亮光漆及「BULOVA」禮服 (註一)。 該等案例之淡化影響係顯著的。該等案例有何共通處致使淡化如此明顯？除了該等商標係著名且獨特的外，在所有該等案例中假設被告之商標係相同於著名商標。

B. 實質相似之重要（及為何僅內心聯想係不足夠的）

     對於成立淡化，商標無須絕對地雷同 (註二)。然真淡化之產生，商標必須實質上與其所創造基本上相同商業印象相近似 (註三)。真正淡化僅產生於，如接觸被告商標之消費者，將因而停止對於原告商標獨特地與一單一來源聯想在一起，而開始將其與被告相連結之具高近似程度 (註四)。

註一：參考，例如：Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.、Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.(引用1954年紐約州議會年報第49號)、H.R. Rep. No. 104-374，第九巡迴法院提出如下更現代化假設淡化實例：「Tylenol滑雪板、Netscape情趣商店及Harry Potter乾洗店」、及Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.等案例。

註二：參Moseley v. V Secret Catalogue「縱使FTDA之立法沿革對於『法定保護限於著名商標之相同使用』論點可能提供些許支持，其無疑地未被強制規定於法條文中。」

註三：參Luigino’s, Inc. v. Stouffer Corp.「藉由模糊而支持淡化之訴訟，『商標須近似而足以使目標群之顯著部分認該二商標基本上相同。』 」

註四：「對於商標造成模糊不清或晦暗，至少應近似足以使主要消費者群之顯著部分認為二商標基本上相同。模糊不清係一商標現為消費者認表彰二來源。然二不同商標表彰二不同來源並無模糊不清而無造成淡化。」