99年09月號 道 法 法 訊 (221)

DEEP & FAR

Dickson Industries, Inc. v. Patent Enforcement Team, L.L.C.

美國聯邦巡迴法院撤回不當行為之判決(Finding of Inequitable Conduct)

By: Thomas McKiernan and Michael Badagliacca

林 忠 專利工程師

‧      清華大學工程與系統科學系

美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)撤銷美國俄克拉荷馬州西區(Western District of Oklahoma)地方法院(U.S. District Court)的不當行為之判決(finding of inequitable conduct)。

Patent Enforcement Team (PET) 在再審查階段(reexamination)中知道且沒有揭露參考文件。為了增加PET之專利因不當行為而不能執行的主張，在地方法院前，Dickson聲請准予提出第二次修正訴狀(Motion to Leave to File Second Amended Complaint)。地方法院否決了Dickson的請求。PET提出了針對有效性的部份簡易判決請求(Partial Summary Judgement on Validity)，而Dickson藉由爭論系爭專利(underlying patent)因在再審查階段中的不當行為而不能執行來回應。PET提出了初期聲請(Motions in Limine)以將關於不當行為的證據排除在外。基於Dickson請求的否決，PET做出了不當行為不會成為爭議的結論，且PET主張其未準備不當行為議題的審理。地方法院否決了初期聲請，並對PET做出不當行為之判決。

美國聯邦巡迴法院撤銷地方法院的不當行為之判決。美國聯邦巡迴法院認為，地方法院所做出的不一致命令(inconsistent orders)拒絕給PET在審判中針對不當行為的適當辯護機會。因為PET並沒有得到提供善意證據(good faith evidence)的機會以反對“PET意圖欺騙美國專利商標局(USPTO)”的結論，所以PET的權益受到損害。美國聯邦巡迴法院強調下級地方法院須有必要的注意，以確保專利權人符合關於證明不當行為的舉證責任。

實務建議：Rule 37 C.F.R. §1.156 (Rule 56)規定善意的義務應屬於美國專利商標局盡之，不僅專利律師，即發明人及任何準備或執行專利申請的代理人，皆有適用。全部都有義務向美國專利商標局揭露關於可專利性重大的資訊。如果此規定沒有被遵守，則可造成專利無法執行，且在訴訟過程中，可能必須支付對方律師費用。