99年09月號 道 法 法 訊 (221)

DEEP & FAR

分割案申請時，應察知重複專利

 (Double Patenting) (一)

By Ji-Eun KIM, John J. KIM

林 宗儒 專利工程師

‧      台灣大學 物理學博士

‧      淡江大學 物理學碩士

‧      淡江大學 物理學學士

南韓專利局並無續案申請 (continuation application, CA)，只有分割案申請。但分割案申請，並不僅限於對限制性選項要求 (restriction requirement)提出回應之時。因此許多專利申請人利用提出分割案申請的方式，取得許多與在美國提續案申請時相同的結果 (例如，利用一持續申請的方式，以便在之後的時間中可以尋求其他的權利要求項或是邀准不同方面的發明)。此外，根據南韓專利實務上的做法，整組權利要求項只會被當作一個整體看待，並且是整體的被核准或被駁回。換句話說，在權利要求書中，即使最後只有一個權利要求項被駁回，整組的權利要求項 (包括任何其他被核准的權利要求項)也將被一併駁回。因此，在南韓，分割案申請是一個有其存在價值的工具，也往往是一個好的申請策略的一種必要手段。然而，專利申請人也應該加強其對重複專利發生的警覺性，否則可能會導致申請的兩個專利皆無效的結果。

在美國，當一個專利申請人接獲專利核准通知 (notice of allowance)時，專利申請人通常會接著提出續案申請，以保留在之後的時間追加其他權利要求項的權利。這樣也許會導致下述結果：續案申請的權利要求範圍與原本專利申請的權利要求範圍兩者間只有些許的差異。在美國這樣的情事通常不是問題，因為顯而易見的重複專利類型可以透過提出出期末拋棄 (terminal disclaimer)聲明加以解決。