99年08月號 道 法 法 訊 (220)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (16)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

IV.    淡化之第二印記：獨特性

C. 獨特性要件之確認

     淡化法之立法沿革亦強調獨特性之概念。例如曾就FTDA為1988年前導提案之商標評議委員會說明其信念為「著名商標應係遍及美國各大部分為實質地排他使用......，始符合新第43條(c)款救濟。(註一)」相仿地，關於FTDA之眾院報告陳述淡化「適用於當著名商標之未授權使用減少公眾對於商標表彰某種獨特的、奇特的或特殊的認知」。

D. 非絕對獨特性之真實獨特性

    商標為了取得淡化保護資格，須實質上獨特。然而，其非意指微量或晦澀之第三人商標使用應自動地解消淡化主張 (註二)。儘管就大多數著名及獨特商標所有人而言，能於市場上即時全面地徹底避免未授權使用，的確相當稀有。一些使用可能有段時間未被發現，而其他可能如此微不足道，致使商標所有人合理地決定暫緩或放棄行動。獨特性應基於消費者認知為判斷；只要絕大多數消費者持續排他地將商標與一單一來源聯想在一起，其應足獲淡化保護。

E. 獨特性乃關於來源而非產品

    至少一評論者建議淡化保護應限於用以表彰單一產品之商標。論點在於若商標所有人使用商標於各類產品上，所有人本身已破壞商標獨特性，因而他人為該商標使用不會構成淡化。

    該論點反映商標功能之根本/基本誤解。商標表彰商品來源 (或許僅一匿名來源)，而非商品本身。於今日商業界使用商名商標於廣泛各類產品上係普通常見的。例如，3M公司以3M商名品牌銷售數以千計之產品 (註三)。至今3M仍係一著名及實質地獨特商標就如一單一產品商標般值得淡化保護。雖然就如此廣泛各類產品之商標使用，可能使具相同商標之他人產品更可能被混淆誤認為來自於原告或經其同意，因而構成商標侵害，其並不意謂若消費者瞭解產品非來自於原告，淡化保護應不適用的。在該案，原告商標表彰產品獨特來源之能力可能被削減，因此造成淡化。

註一：「商標應實質地排他使用」。

註二：「第三人於偏遠地理區域，縱使用於相同或相類似商品或服務，為與世隔絕之商標使用，不應解消淡化之保護。」

註三：請參其2004年11月1日建製之網址：http://www.3m.com/product/index.jhtml