99年07月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

Crocker判決之探討：

外國商標在美國之保護（之二十一）

卓誌隆 法務專員

．台北大學經濟系學士

實情是上訴法庭在Lemon Tree案判決中做出附帶評論意見，暗示“在商業上使用”並非商標法第44條之要件（註1）。但委員會未能提及上訴法庭所述“在商業上使用”的兩種可能性：未使用及國外使用。甚至，若Lemon Tree案上訴法庭在其判決中真的必須處理使用問題，則可能上訴法庭會以國外使用（而非未使用）為第44條美國註冊之必要條件來決定（註2）。例如，上訴法庭說明比起不要求任何不管什麼樣的使用，要求使用於外國申請人的母國是一“較可信的解釋”。因此，上訴法庭在其附帶意見陳述中，至少暗示著可要求國外使用早於獲得美國註冊。（待續）

（註1）“在商業上使用”在商標法第45條定義為“良善意圖使用一標誌於通常交易過程中”，而“可受美國國會合法的規範”。故顯然“在商業上使用”意指使用於美國，因為外國申請人於國外使用通常並不受美國國會規範。

（註2）此一深刻見解主要取自John Pegram的著名文章。如先前委員會在Crocker案判決所承認的，上訴法庭並無做出使用是否須早於註冊的規定。反之，上訴法庭認為外國申請人在提出其美國商標申請案之前已使用其標誌，而且已足以解決爭議。因此，上訴法庭任何有關於使用之評論皆為附帶意見。