99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

核准後更正申請專利範圍 （四）

蔡清福　律師

·　交大航技系輪機組畢業

·　輪機高考及格

·　輪機甲種特考及格

·　台大法律系畢業

·　律師高考及格

·　東吳法碩甲組碩士

·　創立道法法律事務所

        以智慧法院98年度行專訴字第45號判決所涉系爭專利而言，原告所提更正內容僅

係於獨立請求項第1項中加入「當該文件相機使用時，該相機本體係藉由該第二樞轉裝

置樞轉該伸縮臂而樞轉至該底座之外」及於獨立請求項第4項中加入「該當該文件相機

使用時，該第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面樞轉超過90度，以使該相機本體

進行該文件之該影像之攝取」等本質上所必然具備，而資為得與新發現引證資料可專利

性區別之結構特徵。是此種得直接且無歧異引自說明書及圖式之（整體裝置或）某一元

件（如「相機本體」或「該第二樞轉裝置」）之補充敘述，俾與新發現引證資料相專利

區別，以求系爭專利有效及「清白」（與引證專利判然可分）之繼續存在，實為情事變

更下，為展現法正義價值，所不可或缺之必要法律救濟。

        前述說明或訴求，於現行法上，並非異端或難見蹤跡。根據現行專利審查基準第二

篇第六章第2.3.1節第（7）點（第2-6-65頁）之規定：「若請求項係記載具有順序性之

一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一技術特徵」，即屬於「申請專

利範圍之縮減」更正事項。據此，本件更正在未增加原申請專利範圍所述原有構件組成

前提下，僅增加原有構件之一系列操作（亦即僅增加原請求項所載相機本體及及支撐臂

等原有構件於使用狀態下之一系列操作，如相機本體係樞轉至底座之外或伸縮臂自收納

時第一平面樞轉超過90度等順序性之操作限定），實當然屬於「申請專利範圍縮減」，

而符合現行專利法第64條第1項第1款之所規定。如此推論既如此簡明易曉，緣何智

慧局與訴願委員會先後俱為相反之如次審定與決定：該更正內容雖為原說明書第3、7

圖所揭露之技術內容，但該等技術限定並未涵蓋於系爭專利申請時之原請求項中，故依

現行專利審查基準第二篇第2-6-69頁第（5）點「將發明說明中已揭露但申請專利範圍

未涵蓋的實施方式（或實施例）增加記載於請求項中，或另外形成新的請求項，會實質

擴大原核准公告之申請專利範圍」之規定，而認定原告所請求之更正內容涉及實質擴大

原核准公告之申請專利範圍。據此前說明，當即可知其違誤。蓋此種見解，已然嚴重牽

混「擴大」與「限縮」，亦曲解「擴大」之文義，當易明瞭。

    此外，就更正內容是否超出原說明書範圍之判斷，其判斷標準依審查基準第二篇第

六章第2.3節準用第1.3節可知，仍係：但所屬技術領域中具有通常知識者自說明書或

圖式所記載事項可&