99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

美國聯邦巡迴上訴法庭認定

專利所有權可不以書面形式而轉移

吳佩玲 專利工程師

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

在2006年10月，Sky Technologies LLC (“Sky”)在美國德州東部的地方法院提出對SAP的專利侵害訴訟。2008年1月，SAP以不適格為由請求駁回Sky的控訴。2008年6月，地方法院認定Sky是系爭專利的適當持有人，給予Sky適格以提出專利侵害訴訟。SAP向美國聯邦巡迴上訴法庭提出上訴。

美國聯邦巡迴上訴法庭的判決

經由法律運作不以書面的專利所有權轉移是可允許的，因此，XACP讓與給Sky賦予Sky就系爭專利充分合法頭銜，並且在基礎案例中之適格。

基本理由

美國聯邦巡迴上訴法庭(“CAFC”)指出如下：

專利所有權由州法而非聯邦法來確定，然而，有關專利讓與條款是否創設自動讓與或者僅是讓與的義務之議題可以是有關於專利案例中適格的問題，且因此已經被視為是有關於聯邦法的事項。一般而言，聯邦法是用於確定讓與的有效性，而州法則是用於確定關於經由法律運作而不被視為讓與的專利所有權轉移不被視為讓與的議題。

聯邦專利法規定所有的專利利益的讓與以書面為之(35 U.S.C. §261)。

“沒有將讓與限制為僅僅是轉移專利所有權的手段，專利所有權可以經由法律運作而改變”。CAFC指出 “不存在規定所有專利所有權讓與以書面為之的聯邦條例”。例如，“州法下的取消贖回權可以轉移專利所有權”。

CAFC結論是“經由法律運作而不以書面的所有權轉移是可允許的”。