99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

更多惡意案例 (二)

蘇怡瑾 法務專員

．淡江大學德文系學士

    第二件案例關於一申請廢止一註冊在第29類及30類與食品相關之Ülker註冊商標。該商標所有人(I. McDonald and Z. Khurshid)在1997年獲准註冊。然而，他們並未參予廢止程序。

    廢止申請人(Ülker Gida Sanayi Ve Ticaret)提出證據證明他們從1990年開始就已經在英國使用一非常近似(或相同)之Ülker文字之設計型態商標在巧克力及餅乾糕點上。

    聽證官再次認定惡意案件被證實，且該註冊案應聲明無效。特別是他考慮到：

l       商標之非常近似；

l       Ülker Gida使用他們的設計商標已有很久及無可爭辯的歷史；

l       缺少給予英國註冊所有權人註冊及/或使用該商標之任何授權；

l       在此註冊中主張各式各樣之食品項目；

l       註冊所有權人並未爭辯該廢止申請案或提供他種說法之事實。

意見

    上述案例是典型的商標所有權人之行為可能導致惡意之判決。在Tesco案例中，很清楚的錯誤是同時申請8件Tesco以替代Wal-Mart商標。在新聞稿中承認這些申請之真正理由也是一個錯誤。如果掠奪或阻礙的策略是目標，是需要比此更精良的辦法。

    關於Ülker案例，對於潛在的英國商標篡奪者而言，總是犯了一個錯誤，就是在海外(但並非現在在英國)申請相同設計形式之商標或是相同文字及圖樣之組合。此外，在這些情況下，一旦篡奪者之註冊被抨擊基於惡意，如果惡意訴訟被駁回且欲維持註冊，他就必須抗爭該訴訟並且必須提供他選擇商標之令人信服之理由。