99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

在審查員的決定發佈後

提出修改及/或分割申請之期間

周大鈞 專利工程師

‧元智大學電機學系

‧台灣科技大學電子所肄

如何避免落入起因於日本專利局最近修訂的”陷阱”

在日本，日本專利局審查員的實質審查只有申請案之實審已從申請日起三年內在專利局提出才會處理。審查員將發佈核准的決定或是駁回的決定作為審查結果，而審查階段完成。

在審查階段期間，在大多數的案件中，申請人從審查員收到至少一次官方審查意見(駁回原因通知)。雖然申請人在此期間可提出修正及/或分割申請以回應該官方審查意見，即使在審查階段完成之後，申請人仍可以如此做。

但是在2006年的專利法版本之前，”提出修改”期限與”提出分割申請”期限是相同的如下面的描述：

(1)   如果申請人收到核准的決定，則申請人不再能夠提出修改或是分割申請。

(2)   如果申請人收到駁回的決定，申請人可以從對抗駁回決定提出上訴的日期起30天內提出修正及/或分割申請。

但是，因在上述(1)的規定與美國及歐洲的制度之規定完全不同，因此引起外國申請人的抱怨。

此外，關於上述(2)的規定，即使申請人不願繼續原來的申請，而想要以一分割申請重啟審查，申請人仍須對原來的申請案駁回的決定提出上訴。這使得申請人花費巨大的經濟負擔。

日本專利局最近施行兩個修訂，也就是2006的修訂與2008的修訂，其皆關於決定發出後申請人所能採取的程序。每個修訂的內容與所考量的實際點的內容解釋如下：