99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

在專利競權中，作為依據的原始揭露

係提供申請專利範圍語言的意義 

By: Thomas McKiernan and Michael Badagliacca

林 忠 專利工程師

‧      清華大學工程與系統科學系

在一個專利競權程序中，美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)論述為了決定是否複製的申請專利範圍滿足書面敘述要件(written description requirement)之目的，是否吾人應求諸申請專利範圍所據以複製之說明書，或是從申請專利範圍所被複製之該說明書。

公告於2003年2月4號的美國專利號No. 6,513,968係被讓與給Agilent，而美國專利申請號No. 10/619,244係被讓與給Affymetrix。為了引發專利競權，Affymetrix將 ’968專利的專利申請範圍複製到 ’244的專利申請案中。美國專利商標局之專利訴願及競權委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI)宣告，由於具有母案優先權的主張，所以在專利競權中，Affymetrix為較早的一方。美國加州北區地方法院已確認BPAI的宣告。

美國聯邦巡迴法院推翻了地方法院的判決。美國聯邦巡迴法院認定 ’244的專利申請案並沒有滿足35 U.S.C. §112的第一款。美國聯邦巡迴法院引用了Rowe v. Dor, 112 F.3d 473 (Fed Cir. 1997)，其認定：在專利侵權程序期間中，當問題為鑑於習知技術，該申請專利範圍對於一方或另一方是否具有可專利性時，則申請人的申請專利範圍之有效性係參考母案說明書(host specification)來評價。 美國聯邦巡迴法院從In re Spina, 975 F.2d 854 (Fed. Cir. 1992)來區別，其適用於當問題為是否雙方都有權利去宣告該標的時。在這樣的情況下，申請專利範圍的結構出現在申請專利範圍被據以複製的說明書之上下文中。

實務建議：在這樣的例子中(為了引發專利競權，一方從其他專利文件複製申請專利範圍)，書面敘述要件(written description requirement)特別的重要。在專利競權中，法院會依據原始揭露以提出適當的申請專利範圍語言之意義。