99年06月號 道 法 法 訊 (218)

DEEP & FAR

新的臨時USPTO 35 U.S.C §101可專利

 “主題”基準於2009年8月24日生效

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

    方法請求項必須通過機器-或-轉變測試才能被視為受限於一特定實際應用。為了通過該測試，請求項必須(1)與一特定機器或裝置關聯；或(2)將一個特定物品特定地轉變為一不同狀態或事物。再者，特定機器的使用或特定物品的轉變必須有意義地限制請求項的範圍。請求項也必須涉及多於不重要的額外解決活動。最後兩項要求的目的是為了確保機器或轉變在請求項中具有實際功能上的使用，使得機器或轉變不只試圖請求獲得不符資格主題的專利。

    總結來說，專利審查員將利用新的暫時審查程序以下列四個步驟分析一請求項的主題。首先，使用MPEP §2111規定的 “最廣合理解釋”標準決定請求項的意義。其次，決定請求項是否落入可專利主題的四種法定類別其中之一。第三，藉由司法認知的例外決定整個請求項是否不符合資格，或是否該請求項是如以上解釋的產品或方法請求項的司法例外的符合資格的特定實際應用。最後，當主題資格分析的結論產生時，則繼續對請求項就是否符合35 U.S.C. §102、§103及§112為完整審查。

實務提醒：關於主題資格的目前法律狀態正在變遷中。新的審查指南暫時等候最高法院的判決。法律上的可能改變可能對於未來的審查指南具有實質上的效力，特別是關於包含一司法認定例外的主題之發明。