作者:張士節

國外發明在美國取得 「發明日期」之探討⑶

（接上期）在上期之案例中，A（外國）公司係第一個將發明據以實施之公司，而在該國外之專利申請案則為推定之發明實施。因此，A公司應贏得專利權爭論，除非，B公司可以證明其係第一個構想發明，且在關鍵時刻仍毅力不斷地實現發明。然而，於本案例中，A公司係第一個將發明引薦至美國且早於B公司發明之構想，故B公司並非第一個產生發明之構想者。因此，B公司（美國公司）無法在先發明制度下取得優勢。但如果A公司先前並未將發明引薦入美國的話，而B公司若能證明在關鍵戮力不懈，則B公司可贏得專利屬有權之爭論。

Ⅲ. 訴訟時 (Litigation)

如果一家公司被以專利法控告侵權時，如果被告可以提出在美國會有第三者較專利擁有者更早就已完成發明的話，則專利將無效（見 35 U.S.C. 102(g)）。舉個例子而言，如 E.I. Du Pont de Nemours 和 Co. v. Phillips Petroleum 案（參見 7 USPQ2d 1129, Fed. Cir. 1988），於 Dupont’s 之專利中，數申請專利範圍項目被認為無效，因 Phillips Petroleum 早於 Dupont 之前，即已於位於美國之實驗室中秘密製造，故基於 35 U.S.C. 102(g)，Dupont 之部份申請專利範圍係無效的。該法庭指出應行考量 Dupont 專利內之剩餘之申請專利範圍相較於 Phillips Petroleum 所秘密製造之聚合物，屬否「顯而易見」。參見一造 Anderson 專利再審查（舉發）案（21 USPQ 1241, Bd. Pat. App. & Int. 1991）。因此，在訴訟中，如欲因一在前他人發明而使某專利案失去專利效力，一般而言，必須出示曾有第三者於美國境內完成該發明，並且更早於該專利擁有者之發明日期。注意，構想之發明是不夠的，此因於美國專利法 35 U.S.C. 102(g) 中使用了「完成本國內」之字句。

結語

對於一個外國公司而言，於申請外國專利之前即將發明揭露送至美國，即使無法顯示戮力不懈地據以實施也是值得的，因為在專利權發生爭論時，該發明之構想日期就變得十分重要。又如果外國公司可以說明戮力不懈，則在專利申請案被以習知技術駁回時及專利屬有發生爭論時，該先構想之日期就十分有用了。