99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

核准後更正申請專利範圍 （三）

蔡清福　律師

·　交大航技系輪機組畢業

·　輪機高考及格

·　輪機甲種特考及格

·　台大法律系畢業

·　律師高考及格

·　東吳法碩甲組碩士

·　創立道法法律事務所

        誠如智慧法院於98年度行專訴字第45號之判決中所指，如系爭更正內容「僅是將使用和收納狀態限定於請求項內，臂樞轉程度之多寡並非屬不同之實施方式或實施例，實質仍是原結構之同一實施例」，然人間頗多意外與不幸，因新出現引證資料之緣故，常有某專利須因「非屬不同實施方式或實施例」之額外文字界定，始得與之區別，而保有專利之情形。此際，此一情事除有已探討至今之屬否「申請專利範圍之縮減」潛在爭議外，得否主張「不明瞭記載之釋明」，並據此而申請為釋明？雖民法有如文義已明確，並無另須釋明之明文，然於類如本件之爭議中，原始文義確實明確，然因新引證資料之出現，似亦可解為因此一意外，而致不明確！本件開庭之際，筆者曾提出譬喻：突襲之莫拉克颱風毀滅小淋村，致其建設成為河川地，此時僅屬將「建地」地目改變成為「河川地」，該地決不至於憑空自地球消失。既然情事已然變更，河川滿目瘡痍，更須重新丈量，使地籍清楚無疑。則如解為此際亦有「不明瞭之記載」情事，孰曰不宜？

        自前揭判決之「惟系爭專利更正申請專利範圍第1項和第4項為原未有角度限定，予以角度詳述界定於、、、並不會改變原有元件之結合關係及原核准公告之創作性質或功能，因其非屬引進附加之技術特徵情事者、、、況系爭專利之更正亦未『形成另一請求項』」之旨趣及前述分析可知，我審查基準第二篇第6章第2.3.1節第(4)點：「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。 由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍」之載述，顯堪問疑。蓋，指稱本件更正「會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能」乙節，顯與事實不符而待商榷。

        此外，於作「不得實質擴大或變更專利專利範圍」之判斷時，欲探知有無實質擴大專利範圍，應相對較為容易，於此不論。按審查基準第二篇第6章第2.4節有關「是否實質變更專利範圍」部分，係指所變更內容是否涉及相反的涵義用語置換、技術特徵改變為實質不同意義、變更申請標的、產業技術領域或所欲解決之問題等情況。此其中，審查基準所指變更申請標的或所欲解決問題會導致實質變更專利範圍，應屬不可一概而論。例如，某裝置（組合）有一驅動器（次組合），而將專利申請標的自次組合變成組合，或組合變成次組合，如申請專利範圍本體並無實質差異，實無實質變更之可言！此外，變更所欲解決之問題亦未必造成實質內容變更。例如，某甲發明一機械裝置，以其具有A及B目的（解決習用技術問題）而提出X專利申請案，但並未說明該機械裝置本質上所必然或存在之C及D功能。待核准後，因B引證專利之出現，而導致A及B目的已然習用，但相較於習用技術，該機械裝置仍有C及D功效。此時，吾人不宜因專利權人轉而主張該機械裝置因具有C及D功效，而指稱此機械裝置專利已因所欲解決問題已變更，而有實質變更之問題。

        前曾提及，此前關於更正內容是否『涵蓋』於原申請專利範圍之判斷實務，係以「記載於原申請專利範圍之各請求項（包含獨立項或附屬項）中」作為判斷標準。惟如此之實務操作，不僅於前述『涵蓋於原申請專利範圍』規定精神有所誤解，或作成過度限縮『記載於原申請專利範圍』之解釋，有如前述，且亦可能造成與現行審查基準所舉數項可准更正之實例相互矛盾。例如，審查基準第二篇第2-6-65頁第（5）明示「請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵。例如：請求項記載『液晶顯示器』之上位概念技術特徵，在發明說明中敘述該『液晶顯示器』係指『液晶監視器』（下位概念技術特徵），將原請求項中記載之『液晶顯示器』用語更正為說明書中所載之『液晶監視器』係屬於申請專利範圍減縮之事項。是知，我國專利審查基準有待修訂矣！