99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

美國聯邦巡迴上訴法庭認定

專利所有權可不以書面形式而轉移

吳佩玲 專利工程師

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

在Sky Technologies LLC v. SAP AG與SAP America, Inc., No. 08-1606案例中(聯邦巡迴法庭，2009年8月20日)，美國聯邦巡迴上訴法庭確認了專利所有權可以經由州喪失抵押品贖回權法之操作而無須書面即可妥適轉移的地方法院裁定。因此，Sky Technologies LLC被賦予系爭專利的所有權，並因而於其案例有其立場。美國聯邦巡迴上訴法庭作出的此一判決是有先例性質的。

背景

Jeffrey Conklin(“Conklin”)與其他發明人一起取得為侵害專利侵害訴訟標的的專利組合，該專利組合包括：美國第6,141,653號、第6,336,105號、第6,338,050號、第7,162,458號以及第7,149,724號專利。

Jeffrey Conklin與其他發明人將他們在該發明及發現上的所有權利、所有權、利益都讓與給：TradeAccess, Inc. (“TradeAccess”)。這些讓與都記錄在美國專利商標局(“PTO”)，TradeAccess後來將其名稱改為Ozro, Inc. (“Ozro”)。2002年12月，Cross Atlantic Capital Partners, Inc. (“XACP”)通過向PTO登記讓與而持有系爭專利的所有擔保權益。

Ozro不履行其貸款義務，XACP則取消這些專利的贖回權。XACP發出取消贖回權通知(“Notice”)給Ozro的所有債權人，該通知確認該受侵害專利為將公開拍賣的專利。

Conklin創辦新公司Whitelight technology，即稍後為人所知的Sky Technologies LLC。2003年7月，XACP以公開拍賣取消贖回權以確保其擔保權益。XACP為唯一的投標人並買下所有的資產，XACP隨後將其在系爭專利上的所有權利、所有權、利益都讓與給Sky Technologies LLC。