99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (13)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

IV.    淡化之第二印記：獨特性

B. 獨特性與識別性之融合

2.      於淡化法中「特殊顯著性」要件之演化

不幸地，FTDA繁複此問題。首先，聯邦法自其相應州法發揚暗晦的文句「顯著特質之淡化」(註一)。而且，雖FTDA藉由參照「第三人使用相同或相近似商標之本質及程度」提及獨特性之概念至某程度，該類獨特性要素乃僅法院認定商標是否「顯著及著名」「可能」考量之非排他八因素中之一因素。此外，八因素之法規條列亦招致法院考量「商標先天或後天識別性之程度」。最後，FTDA解釋「淡化」意指「著名商標表彰及區別商品或服務之能力資格減弱。」因此淡化法持續聚焦於識別性 (及其淡化及/或減弱)上，而非獨特性。

 3. 顯著性本身適當角色

不論淡化法之文句，淡化分析真實焦點應在於保護商標獨特性，而非「顯著性」。如前揭所論述，許多商標具高程度固有識別性，然因於不同領域為不同人所使用致缺乏獨特性。允許該等商標類型之其他使用，因其不會獨特地與單一來源聯想，通常將不會造成淡化。另一方面，商標排他地為單一人使用 (無論該等商標是否係固有地顯著或具後天識別性) ，則其可能因其他人使用於不同商品或服務而被淡化，因此侵蝕消費者就商標與其原始來源唯一地聯想。獨特性，非顯著性，係關鍵。

此非謂於現代商標論調之「識別性」無關淡化分析。具非常高固有識別性程度之商標，如獨創或想像的商標，係可能遠較暗示性商標、描述性商標或別名，能唯一地被使用及與單一來源聯想 (註二)。再者，商標後天識別性越大 (即其較為人所知悉)，其越可能是著名。Schechter在探討為何「任意、創造或想像的商標或名稱應賦予較通用符號、文字或片語更廣程度之保護」時，承認該等原則。對Schechter而言，為許多不同人所通常使用之商標 (如BLUE RIBBON或3-IN-1) ，「在大多數案件中隱含商品或服務之優點、傑出或其他品質」，故於顯著性評比上常低。

註一：大多數州淡化法皆遵照1992MSTB或1964MSTB之文句。

註二：因評估商標引起專屬形象型態及關連於反淡化法保護之可能性，先前使用者商標顯著性程度亦係有關聯的。