99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

更多惡意案例 (一)

蘇怡瑾 法務專員

．淡江大學德文系學士

有兩件以上的申請案被認定是惡意申請而被報導

在第一件案例中(Tesco Stores v Wal-Mart Stores)，系爭商標為Tesco People Make The Difference，是由英國大型超商Tesco申請在廣泛的商品及服務範圍。該申請案被一美國大型超商Wal-Mart異議，特別是基於已被惡意註冊(1994年商標法第3(6)條)。

證據指出，在Wal-Mart出價購買另一家英國連鎖超市Asda那天，他們(Wal-Mart)已經申請7件英國標語商標，例如Our People Make The Difference、Everyday Low Prices以及We Sell For Less。反擊將來Wal-Mart/Asda競爭效用作為他們活動的一部分，Tesco提出計畫指責Wal-Mart在尋求“囤購英國語言”。作為此計劃中之一部分，Tesco申請他們自己的8件英國商標申請案，包括被異議的商標以及Tesco Everyday Low Prices以及Tesco We Sell For Less。在新聞輿論發表中，他們(Tesco)也告知大眾，為防止Wal-Mart主張的目的，他們已經申請Wal-Mart之諸標語商標申請案“以確保它們仍留在公眾領域”。

Wal-Mart根據法條第3(6)條攻擊，而包含兩個主要論點。這些論點是：

l       該申請案象徵代表Tesco之“搞爛策略”，以及

l       因為該商標被選為“阻礙手段”，其並非有心申請作為真正使用。

聽證官贊成Wal-Mart基於惡意之理由以及評論Tesco之申請案如下：

l       申請人在新聞輿論發表中宣告他們在大眾心靈活動中申請商標目的是確定語言仍然使用在公眾領域。他們聲明中從未陳述他們意圖使用該商標。

l       Tesco適當的作法應該是要異議Wal-Mart之申請案(如果獲准)。跟Wal-Mart一樣申請一些相同文字及詞彙，是Tesco呈現其觀點之一種不適當的方法。挑戰代表其他人之公眾精神之鬥爭，藉由提出Tesco所做的商標申請案，這並不是商標法之目的，且會造成被指控為惡意之風險。

l      Tesco並未將商標註冊用作為適當用途，而他們試圖註冊商標與1994年法條之 “精神及意圖正好相反”。