99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

法院案件回顧（商標）：

高等智財法院（IPHC）拒絕PJII

關於其商標未使用的特殊狀況論點

--在日本實際使用商標的重要性（IPHC,2005年12月20日）

尹懷哲 專利工程師

‧中原大學心理學學士

‧佛光大學政治研究學所碩士

（續上月）

為了避免其註冊商標被撤銷，PJII被要求：

•證明PJII在基於未使用要求撤銷審判的備案三年前之內曾使用該系爭商標;或

•提供未使用該商標的合理理由。

在這次撤銷審判中，PJII主張如下：

（1）PJII是世界知名的一個披薩批發商。 PJII已經邀請日本連鎖加盟候選人至在美國的PJII的商店，在那裡系爭商標顯示在符號等物上。此外，在尋求日本連鎖加盟時，PJII已發送目錄或資料而在所指定服務範圍內使用該商標。再者，該系爭商標已用於雜誌廣告例如「新聞周刊」或其互聯網網站等。

（2）即使這些活動根據商標法不被視為使用商標，在日本PJII仍然有合理理由反駁針對該系爭商標的未使用主張。實際上，PJII確實曾在日本就加盟連鎖作出安排;雖然一般來說這種行動需要很長的時間來完成。更複雜的是，其他大的披薩連鎖業者進入日本市場並擴展其連鎖，其結果是在日本留存很少適合PJII之交易機會，而PJII最終在這個市場遠遠落後。在這種情況下，這已超出PJII的控制，PJII不能使用該系爭商標。

（3）首先，基於未使用理由的撤銷審判權是A先生權利之濫用，因為：

•A先生所提起的審判中，他沒有商業利益;

•如果這個系爭商標被撤銷，PJII將遭受巨大的損失;

•A先生不合理地提起審判，而阻礙PJII進入日本市場;及

•A先生企圖對該系爭商標已獲得的商譽進行「搭便車」。

鑑於PJII在撤銷審判提出的這些論點，審判審查官確認PJII已經使用該系爭商標，並決定維持其註冊。