99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

新的臨時USPTO 35 U.S.C §101

可專利“主題”基準

於2009年8月24日生效

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

    美國專利商標局 (USPTO)公佈用於評估合乎35 U.S.C §101中可專利主題資格的新的審查指令，在2009年8月24日生效。這些新的指令取代先前對於主題資格的基準，其包括不一致的MPEP §§2106 (IV)、2106.01以及2106.02。然而，這些新的指令正在等候最近已由最高法院判定的Bilski v. Kappos中的最終判決。這些指令不具有法律效力，而且對於USPTO不遵守這些指令是不可上訴的。

    根據新的基準決定主題資格，所請求的發明必須滿足兩項標準。第一，請求項必須是關於四種法定類別其中之一：方法、機器、製程或組合物。第二，請求項必須不是完全關於涵蓋依判決認定的例外的主題。這些依判決認定的例外包括抽象想法、心智過程或自然法則或自然現象的所有實際使用的實質優先適用。當請求項不能完全有關於司法的例外時，受限於一司法例外之特定實施應用的請求項是符合資格的。一特定實施應用係有關於司法例外應用於一產品或一方法的方式。

對於產品 (機器、製程以及組合物)請求項，司法排除的主題之主題資格已實際上應用在產品中。通常，因為抽象想法或自然法則或自然現象不是被應用就是受限於一概念的具體實施例或特定應用，特定實施應用在請求項的限制中是不言而喻的。再者，請求項也不必不允許實質優先適用依司法排除主題的的所有實際應用。若依司法排除的主題被請求為描述素材(descriptive material)，該素材必須進一步具有與基礎結構具功能上的關係。無法創造與前案之區別的非功能性的描述素材是不符合資格的主題。