99年04月號 道 法 法 訊 (216)

DEEP & FAR

核准後更正申請專利範圍 （二）

蔡清福　律師

·　交大航技系輪機組畢業

·　輪機高考及格

·　輪機甲種特考及格

·　台大法律系畢業

·　律師高考及格

·　東吳法碩甲組碩士

·　創立道法法律事務所

前曾提問：自說明書及圖式搬移技術內容至申請專利範圍是否合理？合法？合情？亦曾

部分提解：此一搬移如生於核准之前，本無疑問。滋生疑問者，乃時間已然自核准前遷

移至核准後，而此兩時點之環境變化為專利權人已獲得國家機關認可之權利，而社會大

眾將因公權力之作用，而於使用如申請專利範圍所界定之技術時，必須支付權利金予專

利權人。故如有所考量，必與此兩方（即專利權人及社會大眾）之權益有關。

        依現行專利審查基準，判斷某技術內容或說明書之修正是否超出原說明書或圖式之

範圍，係規定於審查基準第6章第1.3節中，其關鍵點在於該更正內容是否可由原說明

書及圖式直接且無歧異得出。有關此一原則，疑義無多。有疑義者，可能如本號判決所

判斷者，即：某技術內容雖可直接而無歧異導自原說明書及圖式，然說明書及圖式未嘗

有如所欲加載之雷同文字說明或載述者，是否仍得為之？98年度行專訴字第45號之判

決，顯已就此為肯定之見解，頗令人對未來之智權實務發展將一改國內保守之心態，寄

予無限之盼望。

    前曾提問：申請更正時，准予搬移技術內容至申請專利範圍與否之判斷準繩何在？

癥結應在有無害及首揭雙方任一方之權益上。詳言之，許更正是否害及公眾權益？不許

更正，是否過度損害專利權人權益？就此為權衡之際，吾人前所提問：搬移合法與否之

標準復何存？就此，如吾人理解美國再發證之制度（僅於核准兩年內得擴大範圍、範圍

限縮無限年限、更正範圍公告後，始生效力）應為合理之設計，則範圍限縮應於公眾利

益無害。蓋，原先核准之範圍較大，減縮範圍後，將賦予公眾更寬廣之行為自由。此外，

准許更正以避開新發現之習用技術，實係對於專利權人之基本保障，於其權利保護，應

無過度之可言。蓋，人不能窮盡習用技術於申請之時，亦實非人力所可苛責也。

        前亦曾提問：合法搬移之程度為何？得否增加原申請專利範圍未曾提及之新元件？

新元件除須本於說明書或圖式所載之外，有無其餘限制？例如，是否僅限於申請專利範

圍已有元件之增述？抑或得另增元件？就此，吾人甚易知悉，範圍限縮有兩種，一為新

增已揭露之技術內容、二為已揭露元件或技術內容之補充敘述。本號判決僅解決或肯定

後者，而就前者之處理，未知國內保守氣氛是否仍在？未經判決檢驗，似難論斷。於此，

吾人謹簡略析論相關問題如次：

一、新增元件或既有元件補述兩者之界線何在？雖外觀甚易區別，實則實情並非如是！

茲釋示如次：專利有所謂全要件原則，而全要件原則復名全限制原則。詳言之，一

段補充敘述或新增一元件於範圍之限制，於法律權益或申請專利範圍之解釋上乃可

等量齊觀者。故吾人如欲就此強為區隔，恐非易事，似亦非理性？

二、如此區別之理論基礎何在？兩者既難區別，欲為之尋得正面理論基礎，必遇艱辛。

然其反面基礎，則甚易獲之，例如「以五十步笑百步」。然人類之文明或進步常係

丁點累積而成，雖五十步與百步於某意義上無異，吾人應難否認該兩者於另一意義

（例如，感情或安慰作用）上，仍存其意義；

得否另外形成新申請專利範圍？得或不得之理論基礎何在？其與增加新元件之區

別何在？吾人區辨兩者之實益或法理基礎何在？查，本號判決已合法化申請專利範圍限