99年04月號 道 法 法 訊 (216)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (12)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

IV.        淡化之第二印記：獨特性

B. 獨特性與識別性之融合

2.      於淡化法中「特殊顯著性」要件之演化

Schechter在國會為「帕金司法案 (Perkins Bill)」之支持所為證言中言及：

商標所有人應能防止他人損害其商標之原創性、顯著性。茲以「ROLLS ROYCE」為例，若你允許ROLLS ROYCE餐廳、ROLLS ROYCE咖啡廳、ROLLS ROYCE褲子、及ROLLS ROYCE糖果，則在10年內，你將不再具有「ROLLS ROYCE」商標。此為關鍵所在。

相類地，最後於1947年成為第一部州淡化法之麻薩諸塞州法之原草案僅適用「任一商標中所構成或所包含之杜撰或獨特的字」。然而，不幸地，麻薩諸塞州法及其他早期所制定之州淡化法省略任何獨特性概念之直接參照 (註一)。反而，大部分早期州淡化法條文文句皆遵照1964年MSTB第12條，其禁止任何「已註冊」或「合法有效的」商標「顯著特質之淡化」。

1964年MSTB及依其文句之州淡化法在「顯著特質」之真意上少有引導之意義 (註二)。該名詞是否意指傳統商標專有名詞觀念下之特殊顯著性或其他，即獨特性等？依商標專有名詞之觀念，所有有效商標係被定義為「特殊顯著的」。因此其似因而產生他人對於相同商標 (及或許甚至僅近似商標)之任何使用可能淡化商標之「顯著特質」。則逐字地解釋利用「顯著特質」之州淡化文句，無論商標識別性有多弱，似乎保護任何有效（即顯著的）商標以對抗所有他人使用 (註三)。此有一關鍵問題，為法院對於商標淡化主張之論述已奮戰經年者 (註四)。

註一：麻薩諸塞州淡化法 (Massachusette dilution statute) 乃為伊利諾州、紐約州及喬治亞州原始淡化法之原型。

註二：參考依1964年MSTB制訂之紐約州成文法，淡化之定義為「暗晦表達的」及「非精細的」。

註三：注意麻薩諸塞州淡化法「可能被解釋為要求在麻薩諸塞州衡平法院，對於商標侵害及不公平競爭案例中，無論原告商標識別性多麼弱，賦予原告對抗被告所為任何對於原告商標所能享有顯著特質淡化可能性行為之禁令救濟」。

註四：承認「法院基於典型州法律中所暗晦表達之淡化基本概念，使一公司粗糙參照「商標顯著特質之淡化」而為處理，乃十足困難」。