99年01月號 道 法 法 訊 (213)

DEEP & FAR

美國專利局之專利再審查—

以相較於訴訟更低成本而取得可專利性新觀點的有效“工具”

林  忠 專利工程師

‧     清華大學工程與系統工程學系

Temnit Afework原著

對於已頒布的美國專利在美國專利局(USPTO)提出再審查有兩種態樣：(1)單方面之再審查(ex parte reexamination)及 (2)雙方面之再審查(inter partes reexamination)。

(1)單方面之再審查(ex parte reexamination)：

    專利權人(Patentee)、第三人(a third party)或美國專利局(USPTO)可以請求單方面之再審查。然而，一旦提出再審查的請求(除非如果為專利權人所提出，而對初步聲明(preliminary statement)或初步修正(preliminary amendments)所做之回應)，第三人之請求者不會參與此單方面之再審查的程序。此外，第三人請求者可以不具名地提出文件。再審查的請求必須釋明“實質的新可專利性問題”。在申請後的三個月內，審查員會決定是否准予再審查之請求。倘若請求未被准予，可以向美國專利局的局長提出請願。美國專利局局長所做之決定係最終且不可再上訴的。若再審查被核定，審查員的決定僅可由專利權人向專利上訴與競權委員會(the Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI)提出上訴。由專利上訴與競權委員會(BPAI)所復審的決定可向美國聯邦巡迴上訴法院(the Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFA)提出上訴。

(2)雙方面之再審查(inter partes reexamination)：

    雙方面之再審查可由從原始申請案所頒布的專利有關之第三人提出請求，而該原始申請案須於1999年11月29日或之後申請。不同於單方面之程序，在藉由對每個專利權人的申復所做回應而提交之請求後，第三人請求者可參與雙方面之再審查的程序。此第三人請求者的身分不能被保密。官方會初步決定是否有“實質的新可專利性問題”被呈現。對於雙方面之再審查的成果，第三人請求者或專利權人可以向由專利上訴與競權委員會(BPAI)提出上訴，而後可向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFA)提出再上訴。