99年03月號 道 法 法 訊 (215)

DEEP & FAR

核准後更正申請專利範圍 （一）

蔡清福　律師

·　交大航技系輪機組畢業

·　輪機高考及格

·　輪機甲種特考及格

·　台大法律系畢業

·　律師高考及格

·　東吳法碩甲組碩士

·　創立道法法律事務所

核准後申請專利範圍之准否更正有何重要性，透過以下之案情介紹，容或揚起劇力萬鈞

之影像：某甲公司於智慧財產法院開院前以A專利控告某乙公司專利侵權，並臆度乙公

司財力狀況，認為定侵權損害賠償額為九千萬，並以三千萬擔保金聲請假扣押、前往乙

公司搬回競爭產品之關鍵生產零組件後，乙公司必將跪地求饒、任憑發落，或關門歇業。

如此，甲公司乃能繼續獨霸市場。詎名不見經傳之乙公司，竟爾依法律規定拿出不對稱

之九千萬反擔保金取回遭扣押之零組件。甲公司似乎略受激怒，增認損害賠償額一億五

千萬，並另以五千萬擔保金聲請假扣押、前往乙公司再度搬回該零組件。

        面臨此一情勢，乙公司發現抽屜裡僅剩閒餘資金三億有餘，但揣度甲公司財力結果

，認為與甲公司玩金錢遊戲，似非取勝之道。於是改採溫柔攻勢，以晚輩姿態尋求前往

解釋可能誤會，並另商請某超大集團上市公司要人說項，尋求可能和解之道。奈何甲公

司趾高氣揚，唯願乙公司接受屈辱之賠償或等同結束公司之行為。乙公司負責人幾度極

端挫折與沮喪之餘，俯首低吟、仰天長嘯後，以「將相本無種，男兒當自強」自勉，一

方面打起精神，囑咐本所盡全力於法庭上攻防；另一方面，搜尋過去委由本所申請之專

利中，是否有任何專利為甲公司所使用。經一番調查，發現甲公司之另一系列產品有使

用其B專利，並知悉如依甲公司之賠償算法，乙公司得向甲公司求償新台幣一百億元。

但為先期少繳訴訟費，僅先一部求償一千萬元。訴訟期間，乙公司透過專利檢索舉證X

等前案專利舉發A專利，甲公司則舉證Y等前案專利舉發B專利。

        甲公司所為Y等前案專利如可擊斃B專利，本無後話，事實卻是，B專利與Y等

專利在技術或結構上理論有所不同，而存有可專利性，但因B專利撰稿當時，不知該Y

引證專利之存在，故於說明書及申請專利範圍中，俱未針對其與Y專利之區別有所明白

釐清。於是有如前期所提出之諸項致命關鍵議題生焉。該各議題顯有膨脹或擴張，茲僅

就與98年度行專訴字第45號之判決息息相關之簡化議題臚列如次：

1.      說明書及圖式已清楚揭露，但無明白文字揭載之技術，屬否熟習於本技藝人士自說

明書得「直接且無歧異」導得之技術？

2.      將前項「直接且無歧異」導得之技術作為申請專利範圍中某一元件之補充敘述，資

以與習用技術區別，合法與否？

        查，前述論述不論發明或新型，應皆有適用，無待申論。此外，以上問題僅發生於

專利核准後，蓋專利核准前，自得隨時為修正，實務或理論尚無疑義，本無待贅論。

        按，依現行專利法第64條規定（依於專利法第108條新型準用之）如下：

第六十四條　　發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

一、申請專利範圍之減縮。

二、誤記事項之訂正。

三、不明瞭記載之釋明。

前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴

大或變更申請專利範圍。

亦即，核准後專利之更正依本條之原則僅能於前述三情況為之，為公示及公信，此種規

定雖不採美國專利法再發證於核准後兩年內得擴大範圍之規定，或許略帶遺憾，然為保