99年03月號 道 法 法 訊 (215)

DEEP & FAR

證明善意-

遵循美國商標法確立善意使用意圖

By Sandra Edelman

藍含青 法務專員

‧     台北大學財經法律學系

I.            介紹

近年來在獲得美國商標註冊過程中，詐欺之主題吸引許多律師及其客戶，以及商標刊物之密切注意。由於美國商標審判及上訴委員會對於Medinol有限公司v.s Neuro Vasx Inc.1案之決定，愈來愈多商標法註冊申請人開始為證明他們之商標實際上有使用或與其意圖使用申請案中所指明商品/服務有所關聯，而開始更重視地檢查他們所提出之商標使用陳報書。自Medinol案以後，傳統之智慧係為避免同時指明許多，有時數十個商品及服務之漂白清單意圖使用申請案，並因而若各個項目未獲適當調查，更將進一步為申請人於日後提交陳報書時設下陷阱。

避免此漂白清單意圖使用申請案之另一項理由向來受到較少重視：當受到質疑時，釋明申請人意圖使用申請案申請所指定之每一商品或服務，皆有使用該商標時之善意意圖，而願詳細遵守美國商標法第一條b項。

本文將把重點放於商標法中之”善意意圖使用要件”，第Ⅱ部分會把商標法中，「善意意圖使用」之標準自採用它之1998年立法以來的立法沿革做一番介紹。

於第三部分，我們將檢視各種可能產生爭點之程序脈絡；第四部分，會把焦點放在即決判決之聲請或最後審訊階段，當在異議程序中，挑戰申請人善意意圖使用之重要證據性考量因素；在第五部分，我們將討論當證明文件達到何種程度欠缺時，即可認定申請人缺乏意圖使用商標之善意；第六部分會介紹美國商標審判及上訴委員會向來用以判斷有無善意意圖使用的各種因素；第七部分則會舉出兩個常被忽略，卻足以暗示善意意圖使用之情境：

(a)    申請人欲註冊多個誤信遭遺棄的品牌，以及

(b)   申請註冊於多個商品之商標，以保護機密市場計畫。

Ⅱ．善意意圖使用評判標準之立法沿革

        1988年之商標法修正法案，由於許可商標基於商業上之意圖使用而註冊申請，使得Lanham法有非常戲劇化之改變。藉著”將意圖使用申請基礎加入長久以來商業上使用之申請要件，美國國會盼達成以下數項目標：

1.      帶動數十年老舊的Lanham法隨著目前美國商業慣例及現狀更新。

2.      讓美國法符合國際商標慣例。

3.      減少事業體經濟上不確定性。

4.      藉著允許不須證明任何商業上使用即可取得註冊，杜絕Lanham法對外國申請人之不公平對待。

5.      為減輕在取得註冊之權利前證明商標在商業上開始使用之負擔，杜絕美國判例法發展出來之”象徵性使用”現象。2

在了解”意圖使用”此申請基礎可能被欲「單純利用未來之”意圖使用”陳報來獨占數量龐大之潛在性商標」3之申請人濫用，國會要求於申請時，該”意圖使用”必須出自於善意。此外，在意圖使用之申請人獲致來自美國專利商標局之許可通知後，申請人須每六個月為其善意意圖使用舉證，此期間最長可自收到許可通知日起持續三十六個月，直到此商標於商業上正式被使用。

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2 H.R Rep. No. 100-1028, at 8-9(1998) (藉著許可申請人透過”意圖使用”制度尋求商標保護，應無必要將”象徵性使用”作為申請之基礎，”善意”此用語之使用乃為了消除此類”象徵性使用”，並要求一個根據客觀觀點之善意意圖，讓商標得以在貼近實際且合法的商業意義下被使用。

3S.Rep. No. 100-515, at 6(1988) (國會並表示盼藉此避免商標之不法交易)