99年02月號 道 法 法 訊 (214)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (10)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

IV.        淡化之第二印記：獨特性

A. 獨特性之關鍵角色

因此，獨特性對於淡化觀念係不可少的/關鍵性的。的確，獨特性係真實淡化政策尋求保護之真正元素。Schechter之文章於討論為何某些商標應被賦予較大之保護時，使用「獨特的 (unique)」或「獨特性 (uniqueness)」等名詞不少於10次。不幸地，於Schechter文章後四分之三世紀中，獨特性之要件已大量地被降低重要性、混淆或完全地被遺忘。

B. 獨特性與特殊顯著識別性之融合

雖然獨特性於Schechter之見解係如此重要概念，該名詞於任何淡化法中並未出現。反而，淡化法使用「特殊顯著識別性」一詞。或許此為數十年間困擾淡化法而促成混淆及誤認唯一最大要素。

1.    特殊顯著識別性與獨特性之區別

特殊顯著識別性係商標法之專有名詞。商標欲獲保護，須「特殊顯著」，無論係固有識別性或係後天識別性。商標法已藉由自最特殊顯著至最少識別排列特殊顯著識別性之程度傳統地分類商標如下：(1) 創造、想像或任意的；(2) 暗示的；(3) 描述性的；及(4) 通用非商標的。於前二類之商標被視為固有特殊顯著識別，因而可立即地保護，然而描述性商標於被保護前須取得識別性 (或第二層意義) 。通用的名詞因其欠缺特殊顯著性，故不可能被保護。一般而言，侵權分析之目的，原告商標於特殊顯著識別性之程度越高，其效力越強，因而混淆誤認之可能性越大。

然而特殊顯著識別性與獨特性並不相同。僅因商標於特殊顯著識別性之程度較高，不必然地意指僅一人使用該商標；反之，縱使僅一人使用之商標，該商標可能於特殊顯著識別性之等級上較低。例如，許多固有地特殊顯著商標係著名，但無獨特性，例如「APPLE」、「DELTA」及「UNITED」。另一方面，有許多著名商標之例子不具固有地特殊顯著 (註一)然係實質地獨特，例如「THE GREATEST SHOW ON EARTH」(註二)、「DUPONT」(註三)或「THE UNIVERSITY OF TEXAS」(註四)。因此，當使用「特殊顯著」作為商標法專有名詞，高特殊顯著商標非總是獨特的，而獨特的商標非總是高特殊顯著的。

註一：依Lanham法，商標如不具固有特殊顯著，僅於其取得識別性，始得被保護。

註二：依Lanham法，描述性詞語不具固有識別性。參Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.案例，雖原始地「THE GREATEST SHOW ON EARTH」係主要描述及弱的，透過持續地使用，其已成一公眾與馬戲表演聯想之馳名的及著名的商標。

註三：依Lanham法，姓氏不具固有識別性。

註四：依Lanham法，地理地描述性詞語不具固有識別性。