作者:張士節

外國發明在美國取得 「發明日期」之探討

現今美國專利法乃基於「先發明」制度。申請人欲將發明在 「先發明」制度下得到優勢，則該發明必須具備⑴在美國境內被 完成或⑵被引進美國境內。而該「先發明」在下述三種情況極具 重要性：(Ⅰ)專利審查時，(Ⅱ)專利權誰屬有爭論時，(Ⅲ)訴訟時。

Ⅰ. 專利審查時 (Ex parte Prosecution)

當專利審查委員以先前技術 (prior art) 為理由，駁回專利 申請案時，如果該先前技術不在「法定限制」(statutory bar， 見於 U.S.C. 102(b) 和 (d) 內)，則申請人可出具在美國境內更早 之發明日期，以申明該發明早於該先前技術 (swear behind the prior art)。此「申明」之相關程序規定見於美國聯邦規則中 (見 37 C.F.R. § 1.131)。該規則要求申請人必須證明⑴該發 明之實現係早於先前技術之有效日期或⑵申請人醞釀該發明時係 早於相關之先前技術之有效日期且自該時起仍戮力不懈地實現該 發明。而所謂「實現發明」(reduction to practice) 可為實際上 實現發明或推定上實現發明；前者如在美國境內製造或測試該發 明，後者如美國或外國之專利申請案的送件日期 (請參閱 In re Muder 219 USPQ 189. Fed. Cir. 1983)。

例如，當發明在美國境內被完成或發明的實用性在美國境內 被證實，皆可成為在美國的實際上實現發明；其所謂發明的實用性在美國境內被證實，乃指該發 明之產品在美國依照其設計目的 去測試或使用之；另外，如果該 產品在外國製造，但被運至美國 且在美國境內進行測試或使用，則亦可能成為一「實現發明」。 在美國，申請人申明其發明早於先前技術時，利用該實際上實現 發明之證據是有利的，因為不需要再提出「戮力不懈地實現發 明」之證明，即可取得「發明日期」。(按，自 1996 年 1 月 1 日起，WTO 或 NAFTA 成員國皆可建立發明日) (待續)