99年01月號 道 法 法 訊 (213)

DEEP & FAR

美國專利新訊集錦

白大尹 專利師

‧逢甲大學土木工程系

‧台灣大學農工碩士

‧水利技師

在卓爾泰克之前，第§1498(c)條就已確認了禁止源自外國之請求而在美國(第§1498(a)條)提起訴訟，而最新的卓爾泰克判決的新概念就是，第§1498(c)條也移除了政府承包商的庇蔭，並允許專利權人就發生在美國境外的相關活動，直接控告承包商。

聯邦請求法院的推理似乎是，如果有關活動是發生在美國境外，28 U.S.C.第§1498(c)條會使得§1498(a)無效，兩者皆是關於主權棄權和政府承包商的豁免，因此，雖然卓爾泰克在這種情況下可能不得控告美國政府，但卓爾泰克可以直接控告政府承包商，洛克希德。這項判決似乎是留意到，如果第§1498(c)條是卓爾泰克在第§1498(a)條規定下對抗美國政府訴訟的阻礙，以及如果不允許卓爾泰克直接控告承包商，則卓爾泰克將永被排除於法庭之外。

此結果有利於專利權人，因為據此規定，政府及其承包商不能再經由簡單地使用海外分包商而根據第§1498(a)條來避免侵權指控。然而，政府承包商可能認為這個結果不公平，因為供應產品給政府的承包商現在可能會被拒絕給予預期的專利侵權責任的庇蔭，僅僅因為他們的合約的一部份是在外國執行。