提出什麼?

道法同仁

    作者:陳桂村

    提出什麼?

    A) 一明細表及一含所有相關訊息(專利、刊物等)之影本。當兩個或更多相關習知技術在實質上為相同,則送一代表件,並列入其他各件於表中。所有列在表中之文件影本是必須的,且必須被送至 PTO。

    B) 如果任一訊息非以英文繕寫且有英文譯本可資採用,則至少此訊息相關部份之英文譯本必須被納入。

    C) 須陳述關聯聲明,其簡潔地解說在美國懸決之申請專利範圍對於非以英語且未附其英譯本是如何具可專利性。注意,吾人並非必須就英語訊息的關聯上加以評註,但已確知,未能指出一掩藏在一以不同方式較少關聯或非關聯性文件中之段落文章,將可導致義務之違反(MPEP 2002.03)。

    何時終止此項義務?

    此乃持續著的責任,需提供 PTO 已知之關聯訊息,如相對應外國申請案訴訟案之引證資料等。一旦美國申請案成為一專利,其後得到的訊息可入 PTO 的檔案,但將不會為 PTO 所考慮。如此訊息屬重要,則再發證或再審查必須予以考慮。

    摘要

    揭露的義務持續地存在。如果對一訊息之關聯產生疑問,寧願錯誤而提出文件影本。我們敦促提出理由說明為何英文習知技術未告知或明確啟示該懸決的美國申請專利範圍,或要求我們研究以及對該習知技術為評論,以提出關聯敘述。於英文訊息必須提出關聯陳述,雖然提出關聯陳述將增加 IDS 的花費,如果審查委員被說服而不使用該習用技術以核駁其申請專利範圍,則終究可節省一筆開銷。

    萬一適當訊息有意隱瞞於 PTO,則專利的核准可能被拒絕。