作者:陳桂村

關於訊息揭露聲明 (IDS) 在專利申請之特別事項

揭露之責任

任何一實質從事準備或進行專利申請之申請人、代理人或律師及/或每一個人均有義務揭露對申請案審查係屬主要之訊息 (習知技術)。

什麼是重要？

基本上，合理的審查委員會認為重要而決定申請專利範圍之准否 (37 CFR 1.56) 者屬之。尤其，規則第 56(b) 定義了"對專利性重要"如下：

1.由其本身或與其他訊息合併而確立表面上之不具專利性，或

2.反駁或與申請人所持下列立場不同：

2.1 反對 PTO 據為具專利性之論點或

2.2 主張具專利性之論點。

一表面上不具專利性之確立，是當訊息在標準舉證責任下具證據優勢而導致不具專利性之結論。

如何完成揭露義務？

專利商標局 (PTO) 會要求一份訊息揭露聲明 (IDS) 的提出 (37 CFR 1.97–1.98)。

何時提出？

一般在美國，你必須在申請日的三個月內，或嗣後發現訊息時提出，否則將需 $200 元之政府規費或 $130 元之政府申請費。詳言之：

1.提出 IDS 後，PTO 將予考慮：

1.1 在申請日之三個月內或 PCT 申請進入美國國家階段的三個月，或

1.2 在寄出第一次審定書之前，以二者之後者為準。

2.如果 IDS 在 1 項之後提出，但在以下二者之一前：

2.1 最後核駁；或

2.2 核准通知，

則此 IDS 將被考慮，但需附帶提出一證明書或 $200 元之政府規費。

3.如果 IDS 是在 2 項之後提出，但在繳領證費之前，則如其附帶下述資料，亦將會被考慮：

3.1 一證明書；及

3.2 一申請書和一要求考慮 IDS 之 $130 元申請費。

 4.一證明書必須保證：

4.1 訊息的每一項是引用自一外國專利局的行為或少於三個月之等效申請行為；或

4.2 訊息的每一項無一引用自如 4.1 所述之行為，而在合理查詢後，在證明書之前超過三個月，亦不為具有揭露責任之任何人所知悉。(待續)