99年01月號 道 法 法 訊 (213)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (9)

William G. Barber原著

林明燕 法務專員

．東海大學法律系

IV.        淡化之第二印記：獨特性

A. 獨創性之關鍵角色

著名僅商標值得淡化保護方程式之一半。另一半為獨特性。

闡明獨特性概念，讓我們稍事回憶一下一些Schechter所舉之值得加強保護商標：ROLLS-ROYCE﹑AUNT JEMIMA’S﹑KODAK﹑RITZ-CARLTON。這些商標不僅非常著名，其亦係獨特。絕大多數消費者無疑地聯想此等商標專屬於單一來源。可能沒有此等商標有意義之第三者使用，任何第三人使用係如此微量或不明顯，致其並未顯著地侵蝕公眾對於該等商標及其所有人間之專屬聯想。

建立淡化保護基礎，商標必須兼具著名及獨特性。當吾人述說天生具備二特徵之商標（如EXXON），聽眾將完全地認知商標言及何者而無須額外資訊(註一)。以此商標，可知允許他人使用商標將侵蝕消費者對於使該商標著名公司與商標之獨特聯想。

然而取走獨特性，則該原則將不再適用。如某人說「UNITED」，聽眾無須知道是否其係指「UNITED AIRLINES」、「UNITED VAN LINES」或一些其他以「UNITED」為名之公司。「APPLE」亦若是；該字得謂「APPLE COMPUTER」、「APPLE LEASING」或「APPLE BANK」。雖然商標「UNITED」及「APPLE」於特定產品及服務脈絡上可能著名，其非獨特性。則允許他人為「UNITED」及「APPLE」之使用將不會造成淡化(註二)。

註一：參Toro Co. v. ToroHead, Inc.案例，「如會因淡化而受害，商標不僅須著名，亦須如此顯著，以至於縱使在當所有人商品或服務以外（即欠缺其商標脈絡）而遭遇該名詞時，仍將使公眾將該名詞與著名商標之所有人相聯想」；1995年不公平競爭再論述（第三次）第25節評論「如一般情事，若商標當遭遇與商標所有人所使用商標之商品或服務脈絡之外而仍保持其來源意義時，商標將足夠顯著而可能為非混淆使用所淡化」。

註二：參Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc.案例，若他人註冊及使用「ASTRA」商標已經無削弱Astra商標之獨特性，Beckman之使用亦將不會削弱之…。