103年9月號 道 法 法 訊 (269)

DEEP & FAR

不正當行為—

Exergen判決後活著並建康…至少現在(十)

鍾國誠 專利一組副主任

‧台北工專工業工程學科

‧台灣大學應力研究學所碩士

‧台灣大學應力研究學所博士

聯邦巡迴法院已經要求在下列六項爭論點上的理由書：(1)「用於不正當行為的重大性—意圖平衡架構應該被修訂或取代嗎」；(2)適當的標準是什麼，且它應該「被直接連繫到詐欺或不淨之手」嗎；(3)「用於重大性的適當標準」是什麼；(4)「在什麼情況下，從重大性推論意圖是適當的」；(5)「平衡訊問（平衡重大性和意圖）應該被摒棄嗎」；以及(6)「在其他聯邦行政機構背景中或於普通法上」，用於重大性和意圖的標準應該在專利法文字中提供基準嗎？參考同上，在2-3頁。

因此，雖然Exergen判決釐清了用於不正當行為的抗辯標準，鑑於不正當行為的現行實體法，它真的如此做了。對於那實體法的任何改變（比如由聯邦巡迴法院所考慮的那些）能夠轉而在用於辯護的所述抗辯標準上具有效力。然而，這還沒有結果。

結論

在Therasense案件中，全院聯席審理之重新審理將，在不正當行為的實體法（如果所述辯護的確仍然存在）、以及最終用於辯護的抗辯標準上，具有什麼效應還留待觀察。但是就現在而言，我們能夠說儘管有Exergen判決會大大縮減不正當行為指稱的疑慮，至少Exergen判決還沒有如此做。Exergen判決也沒有重塑用於抗辯不正當行為的要件。相反地，Exergen判決解釋：提高用於詐欺之抗辯標準的現存規則9(b)要求所主張不正當行為的所述特定何人、什麼、何時、何處和如何。再者，如我們已經看見，除非修改是無實益的，不正當行為抗辯被認定為不充分的當事人們有可能被許可修改他們的抗辯以符合規則9(b)/Exergen判決的標準。因此，不管所表現出的疑慮，至少現在，不正當行為似乎的確在Exergen判決後活著並建康。