作者:陳桂村

未能證明 (Ka) ho 發明之有利效果

韓國最高法院依其決議，於1992年11月12日發佈並認爲"韓國工業財產局"(KIPO)之"上訴審判委員會"(ATB)因沒有明顯證據而錯誤地通過一項使用第三因素之觸媒發明案之有利效果較優於未提及觸媒使用之已專利發明。

事實是，原告是比利時製藥商 Janssen 擁有名爲"仳咯(azole)衍生物及其於製藥上可接受之酸鹽添加物之製備方法"之韓國第10371號專利案，此專利是於1978年1月25日申請，並於1981年9月18日公告。

在1988年4月19日，Cheil Sugar 向"韓國工業財產局"之"第一審審判會議"(FITB)(確定判決)，提出一範圍確定審判，以尋求 ketoconazole 製備方法之方式，(Ka) ho 發明，專利範圍並非在 Janssen 之韓國第10371號專利範圍之內。

Cheil Sugar 堅稱，雖然 (Ka) ho 發明所使用之起始材料、反應物及最終產品與第10371號專利案相同，但其觸媒使用之技術結構與反應條件(諸如溶劑、鹼等)卻相異，此則導致 (Ka) ho 的發明效果與第10371號案全然不同，故亦不在其範圍內。

Janssen 以其舉證，編號 EUL-1 ~ EUL-6 指出，儘管 (Ka) ho 發明與他的第10371號案之發明在觸媒的使用上不同，但相關於起始材料、反應物和最終產物卻完全一樣。如果 (Ka) ho 發明因使用之觸媒而獲致一完全不同之效應，則可給予 (Ka) ho 發明專利性之基礎。但是使用觸媒之 (Ka) ho 發明係襲用較早專利案之相同技術思想，因而其亦利用了該專利。所以，(Ka) ho 發明是落於第10371號案之專利範圍內。

韓國"第一審審判委員會"(FITB)提出其決議，指定 (Ka) ho 方法係使用四苯鏻基溴 (tetraphenylphosphonium bromide) 做爲轉相觸媒而獲得 86.7% 較高產率，較之 Janssen 的 59% 為高。這雖被認爲是舊專利之改良，但同時也被認為是沿用舊專利發明之本質。更甚者，儘管 (Ka) ho 方法所使用之反應條件和純化方法稍異於已專利的發明，卻仍然是習用方法。所以，FITB 駁回 Cheil 的審判要求。Cheil Sugar 並就 FITB 的決定再向 KIPO 的 ATB 提起上訴。ATB 在其1990年7月24日的上訴決定中反駁了 FITB 的決定，因 (Ka) ho 方法所使用之觸媒在習知專利並未使用，且其反應溶劑、鹽基、反應溫度及反應時間亦不相同。更甚者，(Ka) ho 的產率 86.7% 和習知的 59% 不同。由於 ATB 通過 Cheil 的上訴，乃又引起 Janssen 轉向最高法院提出再上訴。

最高法院之前提爲，一個化學過程之有否使用觸媒乃被認為是技術觀念之極大差異。因此，即使這兩個過程之起始材料、反應物和最終產物相同，除所使用的觸媒只添加在一無用的步驟且並未使其方法有優異的有利效應外，將被判定為不同之發明。基於此一前提，最高法院推翻 ATB 的決定，並解釋道，86.7% 之產率並未有 Cheil Sugar 提出之證據爲支持，然依 Janssen 的證物 EUL-1 顯示在使用觸媒下，(Ka) ho 方法的產率為 79.6%。相同的證物亦指出，已專利方法中加入觸媒後之產率為 77.5%；(Ka) ho 方法在未加觸媒之產率為 82.6%，但已專利方法則爲 80.2%。因此，依 Janssen 的證物顯示無觸媒比有觸媒有較高之產率。

因此，ATB 基於 (Ka) ho 方法產率高於 Janssen 之決定是錯誤的，因為它没有任何證據爲立論基礎。最高法院乃發回該案，刻正由 ATB 重審當中。

評論：在一確認範圍的審判中，(Ka) ho 發明之產率已被確認爲如其例示。一般來說，(Ka) ho 之產率較已專利之產率為高。因此，在有利效應方面，(Ka) ho 發明仍是被認優於已專利發明。

在本案中，Cheil Sugar 並未提出證據顯示，在 (Ka) ho 方法中因加入觸媒而有較優之產率。而且，Janssen 證物顯示，無論在已專利或 (Ka) ho 方法，其產率均未因加入觸媒而較佳。只要存在 Janssen 的前述證物，則使用觸媒的 (Ka) ho 方法產率之優越性即被質疑，故不宜無證據而承認 (Ka) ho 例示所提產率。

最高法院之此決定清楚顯示，對於在 (Ka) ho 方法中聲稱之高產率，若未加提證據是不足採信的。此決定之效果在於限制聲請人未提證據而聲稱 (Ka) ho 發明有高產率。而且，如果有任何駁斥 (Ka) ho 發明產率優異性之證據，則須有更深入及足夠的審判以確認眞實的 (Ka) ho 發明之產率。