110年十月號 道 法 法 訊 (354)

DEEP & FAR

在審查進步性時應如何確定所請發明與先前技術中揭露的發明之間的差異？

Nippon Suisan Kaisha, Ltd. v. BASF AS，案件編號2018 （Gyo-Ke）10027（2019年1月28日作出的判決）

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

專利權人BASF於2007年獲得了一項與用於減少環境汙染物含量的方法有關的專利。針對BASF的專利，Nippon Suisan (NS)首先於2007向日本特許廳(JPO)提出對於請求項3的無效審判(invalidation trial)。JPO於2008年作出無效判決，而該判決是最終判決且具有約束力。

此後，NS 於 2013 年進一步向JPO提出了請求項 1、2 以及 4至28的無效審判。在審判過程中，BASF要求更正請求項。JPO在2015年承認了該更正，並對請求項1、2、4至6、9以及12至27 作出了無效判決，同時駁回了對請求項7、8、10、11及28的訴求（JPO的第一次判決）。BASF於2015年針對JPO的第一次判決向IPHC提起上訴。IPHC於2017 年對請求項1、2、4至6、9以及12至21作出撤銷第一次判決的決定，同時駁回對其他請求項的上訴（IPHC的先前判決），然後該判決是最終判決且具有約束力。

此後，JPO恢復了對請求項1、2、4至6、9以及12至27的無效審判。JPO於2018年再次承認該更正，對請求項22至27作出無效判決，同時駁回對請求項1、2、4至6、9以及12至21的要求並駁回對請求項7、8、10、11以及28的訴求（JPO的第二次判決）。NS在2018年針對JPO的第二次判決向IPHC提出上訴。