110年10月號 道 法 法 訊 (354)

DEEP & FAR

第2020-1876、-1877、-1878號專利判決

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

禮來公司（Eli Lilly & Co.）訴梯瓦製藥工業有限公司（Teva Pharmaceuticals International GmbH），第 2020-1876、-1877、-1878 號（聯邦巡迴法院（PTAB）2021 年 8 月 16 日）。Lourie的意見，Bryson和O'Malley協同。

梯瓦擁有涉及“使用人源化抗體對抗CGRP [抑鈣素相關基因胜肽]從而抑制其在體內的活性的治療方法。”的三項專利，禮來公司提交了多方專利複審程序（IPR）的申請書以挑戰數個請求項，因其相對於現有技術文獻組合為顯而易見的。

在解讀請求項時，專利審判和上訴委員會發現前言將“限於以下範圍：他們要求所描述的方法必須以‘減少(發生率)或治療’至少一种血管舒縮症狀……或頭痛的故意目的來執行” 。基於該解讀，委員會認定沒有基於現有技術的教導而成功實現所請求保護的發明的合理預期，因此禮來公司沒有履行其證明請求項是顯而易見的責任。

在上訴中，聯邦巡迴法院予以確認。首先，法院同意委員會的意見，即請求項的前言具有限制性。法院注意到，方法請求項“通常完全依賴於方法‘做什麼’，”並且“方法做什麼通常會描述在其前言中”。在梯瓦的專利中，每個前言都敘述了一種用於治療血管舒縮症狀（如頭痛）的方法。聯邦巡迴法院解釋說，這些前言“不僅是效力(“effect”)的陳述，而且是必須執行這些方法的意欲目的(“intentional purpose”)的陳述”。

(待續)