作者:蔡清福

專利制度及專利法(27) 說明書(XI)

b. 中華民國： 鑑於我國專利軟硬制度之未臻完善，吾人偶可發現專利公報中某一專利之申請專利範圍長達兩百餘項。如吾人於興緻之餘，調閱其說明書，當可發現，事實上，其於國外係分成數案，申請人可能為求節省費用而併案申請。例如，茲有某一母系統之嶄新建構，此系統包括五個次系統，而各該母次系統皆具專利特徵時為然。

我專利法第31條規定：申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

1. 利用發明主要構成部分者；

2. 發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法、使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物；

3. 發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

所謂「利用上不能分離」，可有廣狹二義。前者為相對不能分離，例如，該母系統需有某一次系統之助，始可竟功，然該等次系統卻可轉用於其他領域或場合；後者為絕對不能分離，即該母系統無該某次系統無以作動，而該某次系統去該母系統即無用武之地。解釋上，宜採前者，蓋後者情境業已幾近無母次系統之分，應屬單一之發明。

本條一款，請參前期後半段所載。事實上，如主要構成部分雷同時，應可出以同一獨立項。故本條款應指主要構成部分略同時之各種近似幻化實施例，然此等近似幻化實施例彼此間果否利用上不能分離，殊堪問疑。詳言之，主要構成部分雷同時，如第一發明為 A+B+C+D，而第二發明為 A+B+C+E 時，此兩發明可否皆依附於 A+B+C+f，其中 f 為 D 及 E 之上位概念，實值吾人深思。如可，則表示該兩發明實具同一思想或概念，而可為同一發明；如不可，縱該兩發明符合利用發明主要構成部分之要件，然果否利用上不能分離之情事，實可大疑，此於主要構成部分略同時亦然。故吾人似可大膽得一結論，即本條款並無存在可能／價值，而可刪除之。

本條二款，請參前期簡訊前半段所述。除「使用該物之方法」及「專為利用該物特性之物」值得進一步申論外，其餘字句之存在意義或有無長久存在可能，業於前數期有所論及，於茲不贅：

1. 使用該物之方法：如該物為器械時，有較大可能其使用方法仍適於使用他物；如該物為藥方時，有較大可能其使用方法僅適用於使用該物。後者情形，固符「利用上不能分離」；前者符否之爭議則極大，故摒除之，實有必要。(待續)