110年9月號 道 法 法 訊 (353)

   在涉及改良數位相機之專利案的一件官司中，地區法院在推斷每一主張的請求項依35 U.S.C. § 101是專利上非適格後，駁回了該案。地區法院裁定，該等請求項是指向“拍兩張照片並將這些照片用某種方式強化彼此的抽象概念”。法院也裁定，該等請求項欠缺發明性概念，並提到所主張的元件是“眾所周知、例行事項、習用的”。

在上訴時，聯邦巡迴上訴法院維持原判。在援用二階段測試的Mayo/Alice架構的時候，聯邦巡迴上訴法院首先裁定具代表性的請求項1“是指向拍兩張照片(其可為在不同曝光度)並且以某種方式而使用一張照片來加強另一張的抽象概念。” 聯邦巡迴上訴法解釋說“只有習用的相機組件被列舉”，而且該等組件“是眾所周知且習用的”，“僅執行其基本功能”，而且“在高度的一般性被陳述”。

回頭來看二階段測試，聯邦巡迴上訴法院認同地區法院所稱“請求項1不包含足以將所主張抽象想法轉化為專利適格性發明之發明概念”。聯邦巡迴上訴法院重複著“請求項1以高度的一般性被列舉，且僅訴諸於眾所周知、慣例、傳統的組件”。因此，所宣稱的請求項在專利上是不適格的。

Newman法官持不同意見。她解釋說所主張相機“是經定義結構與機構的機械與電子裝置”；這不是‘抽象想法’”。她提到所主張相機“最終得或得不滿足可專利性的全部實質要件”，但是“這並未將機械/電子裝置轉變成抽象想法”。Newman法官引用Diamond v. Diehr 案中最高法院的1981年裁定所稱“特定發明是否是新穎”的問題“是完全無關於該發明是否落入法定主題內容之類別中”。她解釋說多數意見在這方面由於認定“新裝置的組件是否是眾所周知且習用的問題左右著第101條的適格性而未探究新穎性以及顯而易知性的可專利性準則”而引發法律中“活跳的不確定性”。