101年5月號 道 法 法 訊 (241)

DEEP & FAR

美國聯邦巡迴上訴法院

朱珮柔 專利一組副主任

• 台灣大學農化系
• 台灣大學微生物與生化學研究所

接著我們對於Prometheus的決定，最高法院發出核駁機械或轉換試驗為用於決定一程序在§101法條下的專利適格性之單獨、明確的試驗之判決(Bilski, 130 S. Ct. at 3226-27)。反而是該法院婉拒採用任何除了已良好建立的自然規律、物理現象與抽象概念的例外以外的絕對規則，以及基於Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972), Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)與Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)之判決而解決該案例，認為Bilski對於防備風險的方法申請專利範圍為非具有可專利性的方法，因其試圖取得抽象概念的專利。Id. at 3226, 3229-30然而該法庭並未核駁機械或轉換試驗，反而是將該試驗的特徵化為「一有用且重要的提示、一種調查工具來決定在§101法條下是否某些主張的發明為方法」。Id. at 3227。

該法庭接著同意Mayo對於調閱下級法院案卷的請求，撤銷我們認為Prometheus的治療方法申請專利範圍在機械或轉換試驗下涵蓋專利適格標的的判決，以及將該案發回重審以按照法庭的Bilski判決來考量。在2010年9月1日，我們要求各方沒有進一步的口頭爭論，同時提出理由，來克服最高法院在Bilski對本案的處理的判決的結果。鑑於此額外的理由與最高法院在Bilski的引導，我們再次認為Prometheus的方法申請專利範圍敘述在§101法條下具有可專利性的標的。